Voorlopige editie
ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)
11 januari 2024 (*)
„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 6, lid 1, onder c) – Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen – Gebruik van het merk om de bestemming van waren of diensten aan te duiden – Richtlijn (EU) 2015/2436 – Artikel 14, lid 1, onder c)”
In zaak C‑361/22,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje) bij beslissing van 12 mei 2022, ingekomen bij het Hof op 3 juni 2022, in de procedure
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
tegen
Buongiorno Myalert SA,
wijst
HET HOF (Vierde kamer),
samengesteld als volgt: C. Lycourgos, kamerpresident, O. Spineanu-Matei (rapporteur), J.‑C. Bonichot, S. Rodin en L. S. Rossi, rechters,
advocaat-generaal: M. Szpunar,
griffier: A. Calot Escobar,
gezien de stukken,
gelet op de opmerkingen van:
– Industria de Diseño Textil SA (Inditex), vertegenwoordigd door F. Arroyo Álvarez de Toledo en R. Bercovitz Álvarez, abogados,
– Buongiorno Myalert SA, vertegenwoordigd door J. J. Marín López, abogado, en A. Vázquez Pastor, procuradora,
– de Spaanse regering, vertegenwoordigd door I. Herranz Elizalde als gemachtigde,
– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door P. Němečková en J. Samnadda als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 september 2023,
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Industria de Diseño Textil SA (Inditex) en Buongiorno Myalert SA (hierna: „Buongiorno”) met betrekking tot een vermeende schending van de rechten die verbonden zijn aan een nationaal merk waarvan Inditex houder is, omdat Buongiorno zonder toestemming van Inditex een teken zou hebben gebruikt dat identiek is aan dat merk.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
Richtlijn 89/104
3 Artikel 5 van richtlijn 89/104, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalde in de leden 1 en 2:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
4 Artikel 6 van richtlijn 89/104, met als opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, luidde in lid 1:
„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
[...]
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
5 Richtlijn 89/104 is ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), die in werking is getreden op 28 november 2008.
Richtlijn 2008/95
6 Artikel 5 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalde in de leden 1 en 2:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
7 Artikel 6 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, luidde in lid 1:
„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:
[...]
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
8 Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1).
Richtlijn 2015/2436
9 Artikel 14 van richtlijn 2015/2436, getiteld „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen” bepaalt in de leden 1 en 2:
„1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:
[...]
c) het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.
2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
Spaans recht
10 Artikel 34 van Ley 17/2001 de Marcas (wet 17/2001 inzake merken) van 7 december 2001 (BOE nr. 294 van 8 december 2001, blz. 45579), in de versie ter omzetting van artikel 5 van richtlijn 89/104 (hierna: „merkenwet”), bepaalde:
„1. De inschrijving van een merk verleent de merkhouder het uitsluitende recht om het merk in het economisch verkeer te gebruiken.
2. De houder van een ingeschreven merk kan een derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, met inbegrip van het gevaar van associatie met het merk.
c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit merk in Spanje bekend is of een goede reputatie heeft en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken een verband tussen deze waren of diensten en de merkhouder kan worden gelegd of meer in het algemeen ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de bekendheid of goede reputatie van het ingeschreven merk.”
11 Artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet, waarbij artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 in Spaans recht is omgezet, bepaalde in de oorspronkelijke versie ervan:
„Voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
[...]
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.”
12 Artikel 37 van de merkenwet is gewijzigd bij Real Decreto-ley 23/2018 de transposicion de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (koninklijk wetsbesluit 23/2018 tot omzetting van de richtlijnen inzake merken, spoorwegvervoer, pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) van 21 december 2018 (BOE nr. 312 van 27 december 2001, blz. 127305) ter omzetting van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436.
13 Artikel 37, leden 1 en 2, van de merkenwet luidt in de gewijzigde versie ervan:
„1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:
[...]
c) het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.
2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
Hoofdgeding en prejudiciële vraag
14 Buongiorno verstrekt informatiediensten via het internet en mobiele telefoonnetwerken. In 2010 heeft zij een reclamecampagne gelanceerd voor een abonnement waarbij tegen betaling multimedia-inhoud werd verzonden via sms. Dit abonnement werd op de markt gebracht onder de naam „Club Blinko”. Bij afsluiting van een abonnement op deze dienst mocht worden deelgenomen aan een loterij, waarbij een „ZARA-cadeaubon” ter waarde van 1 000 EUR een van de prijzen was. Nadat de abonnee op een banner had geklikt om deel te nemen aan de loterij, zag hij op het volgende scherm het teken „ZARA” verschijnen in een rechthoekig kader dat qua afmetingen doet denken aan een cadeaubon.
15 Inditex heeft tegen Buongiorno een vordering ingesteld bij de Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (handelsrechtbank nr. 2 Madrid, Spanje) wegens inbreuk op de uitsluitende rechten die verbonden zijn aan een nationaal merk dat het teken „ZARA” (hierna: „merk ZARA”) beschermt. Ter onderbouwing van deze vordering, die was gebaseerd op artikel 34, lid 2, onder b) en c), van de merkenwet, heeft Inditex gevaar voor verwarring respectievelijk voordeel uit en afbreuk aan de reputatie van het merk aangevoerd.
16 Volgens Buongiorno is er geen sprake van een inbreuk op de aan het merk ZARA verbonden rechten. Hierbij heeft zij aangevoerd dat dit teken incidenteel is gebruikt, niet als merk maar om een van de geschenken aan te geven die aan de winnaars van de loterij werden aangeboden. Volgens Buongiorno valt een dergelijk „verwijzend gebruik” onder het geoorloofde gebruik van onderscheidende tekens van derden als bedoeld in artikel 37 van de merkenwet, zowel in de oorspronkelijke versie als in de aangepaste versie ervan.
17 De rechter in eerste aanleg heeft de vordering van Inditex afgewezen. Na te hebben vastgesteld dat het gebruik van het merk ZARA door Buongiorno geen „verwijzend gebruik” in de zin van artikel 37 van de merkenwet in de oorspronkelijke versie ervan was, heeft deze rechter geoordeeld dat niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 34, lid 2, onder b) en c), van de merkenwet.
18 Inditex heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij de Audiencia Provincial de Madrid (rechter in tweede aanleg Madrid, Spanje), waarbij zij heeft aangevoerd dat er sprake was van een inbreuk op het merk op grond van artikel 34, lid 2, onder c), van de merkenwet. Het hoger beroep is verworpen door deze rechter, die heeft geoordeeld dat het gebruik van het merk ZARA door Buongiorno geen afbreuk deed aan de reputatie van dat merk en dat er evenmin ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit die reputatie.
19 Inditex heeft cassatieberoep ingesteld bij de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje), de verwijzende rechter.
20 Die rechter wijst erop dat artikel 37, onder c), van de merkenwet in de oorspronkelijke versie, die ratione temporis van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding, de omzetting in nationaal recht vormde van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104, waarvan de bewoordingen niet wezenlijk zijn gewijzigd bij richtlijn 2008/95.
21 De verwijzende rechter preciseert dat de huidige versie van artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet de omzetting in nationaal recht vormt van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436, waarbij richtlijn 2008/95 werd ingetrokken en vervangen.
22 De verwijzende rechter merkt op dat er in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 sprake is van een algemene gedraging, te weten „de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk”, gevolgd door de uitdrukking „in het bijzonder”, waarna een meer specifieke gedraging volgt, te weten, „indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel”. Aangezien artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 enkel de meer specifieke gedraging bevatte, twijfelt deze rechter aan de reikwijdte van de algemene gedraging die is ingevoerd bij artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436. Deze rechter vraagt zich af of deze zinsnede strekt tot verduidelijking van wat impliciet was opgenomen in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104, dan wel of de reikwijdte van „verwijzend gebruik” is uitgebreid door richtlijn 2015/2436.
23 In dat verband preciseert de verwijzende rechter dat zijn twijfel versterkt wordt door de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 in de arresten van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland (C‑228/03, EU:C:2005:177), en 8 juli 2010, Portakabin (C‑558/08, EU:C:2010:416, punten 63 en 64). Deze rechter is van oordeel dat het Hof de reikwijdte van de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen lijkt te hebben beperkt tot het gebruik dat noodzakelijk is om de bestemming van een waar aan te geven, temeer daar het Hof heeft verklaard dat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 tot doel heeft „leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan de waren of diensten die door de houder van een merk worden aangeboden, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek ervan in kennis te stellen dat er tussen het gebruik van hun waren en diensten en dat van de waren en diensten van de merkhouder een verband bestaat”.
24 De verwijzende rechter wijst erop dat het antwoord op de prejudiciële vraag van invloed is op de beslechting van het hoofdgeding. Hij preciseert dat indien hij het in cassatie aangevoerde middel toewijst dat betrekking heeft op de uitlegging en toepassing van de bepaling die bekende merken beschermt, hij zal moeten nagaan of het gebruik van het merk ZARA door Buongiorno onder de beperking valt van artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet in de oorspronkelijke versie ervan, die ratione temporis van toepassing is op het geding in cassatie. Deze beperking komt overeen met die van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104. Volgens de verwijzende rechter is het evenwel mogelijk dat de handelwijze van Buongiorno eerder aansluit bij de formulering van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 dan bij die van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104.
25 In die omstandigheden heeft de Tribunal Supremo de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:
„Moet artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG aldus worden uitgelegd dat de beperking van de aan het merk verbonden rechten impliciet ook ziet op de meer algemene gedraging waarnaar artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436 thans verwijst: ‚gebruik [...] van [...] het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk’?”
Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing
26 Inditex is van mening dat het verzoek om een prejudiciële beslissing om twee redenen niet-ontvankelijk is.
27 In de eerste plaats merkt Inditex in wezen op dat volgens de verwijzende rechter de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 slechts relevant is indien het cassatieberoep kan worden toegewezen wegens schending van artikel 34, lid 2, onder c), van de merkenwet, te weten wegens inbreuk op een bekend merk. Volgens Inditex stemt het gebruik van andermans merk in dat geval niet overeen met de „eerlijke gebruiken in nijverheid en handel” in de zin van artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet in de oorspronkelijke versie ervan. Aangezien het antwoord op de vraag dus niet doorslaggevend is voor de door de verwijzende rechter te geven beslissing, is het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk.
28 In herinnering moet worden gebracht dat het volgens vaste rechtspraak van het Hof in het kader van de in artikel 267 VWEU geregelde samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid voor de te geven rechterlijke beslissing draagt om, rekening houdend met de bijzonderheden van de zaak, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis als de relevantie van de door hem aan het Hof voorgelegde vraag te beoordelen. Wanneer de gestelde vraag betrekking heeft op de uitlegging of de geldigheid van een Unierechtelijke regel, is het Hof dan ook in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arrest van 16 maart 2023, Beobank, C‑351/21, EU:C:2023:215, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
29 Hieruit volgt dat voor een prejudiciële vraag over de uitlegging van het Unierecht een vermoeden van relevantie geldt. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een dergelijke vraag wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging of toetsing van de geldigheid van een Unierechtelijke regel geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, het vraagstuk van hypothetische aard is, of het Hof niet beschikt over de feitelijke en juridische gegevens die noodzakelijk zijn om een nuttig antwoord te geven op de gestelde vragen [arrest van 16 maart 2023, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C‑522/21, EU:C:2023:218, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
30 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat het hoofdgeding betrekking heeft op het vermeende gebruik van een nationaal merk door een derde zonder toestemming van de houder van dat merk en dat de partijen in dat geding het oneens zijn over met name de toepasselijkheid van artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet in de oorspronkelijke versie ervan. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ook dat de nationale rechter zich afvraagt wat de reikwijdte is van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104, dat betrekking heeft op de beperking van de aan een nationaal merk verbonden rechtsgevolgen en dat door artikel 37 van de merkenwet in Spaans recht is omgezet.
31 In die omstandigheden blijkt niet duidelijk dat de gevraagde uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding of dat het opgeworpen vraagstuk van hypothetische aard is.
32 Voor zover Inditex aanvoert dat de prejudiciële vraag van hypothetische aard is omdat de voorwaarden voor rechtmatig gebruik van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 samenvallen met die voor het gebruik van een bekend merk waartegen de houder zich overeenkomstig artikel 5, lid 2, van die richtlijn kan verzetten zodat deze twee bepalingen elkaar wederzijds uitsluiten, moet bovendien worden opgemerkt dat dit argument betrekking heeft op de uitlegging van artikel 6, lid 1, laatste volzin, van die richtlijn. Met dit argument van Inditex wordt dus een andere vraag over de uitlegging van artikel 6, lid 1, opgeworpen dan die welke door de verwijzende rechter is gesteld, en daaruit kan niet worden afgeleid dat de gestelde gevraag kennelijk hypothetisch is.
33 In de tweede plaats betoogt Inditex dat de verwijzende rechter lijkt te oordelen dat de bewoordingen van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk toestaan omdat het gaat om een „verwijzend gebruik”, anders dan uit de letterlijke uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 zou volgen. Zij merkt op dat het gebruik van een merk „met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk” niet als zodanig geoorloofd is, maar bovendien moet overeenstemmen met „de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel” en moet voldoen aan de regels inzake uitputting van het merkrecht in het geval van transacties met betrekking tot waren van anderen. Derhalve is een antwoord op de prejudiciële vraag hoe dan ook niet nuttig, aangezien het ontoereikend is om de in het hoofdgeding opgeworpen rechtsvraag op te lossen.
34 De omstandigheid dat de verwijzende rechter voor de beslechting van dit geding ook gehouden kan zijn andere bepalingen te onderzoeken of in aanmerking te nemen dan die waarop zijn vraag betrekking heeft, kan evenwel niet leiden tot de conclusie dat deze vraag geen verband houdt met het voorwerp van het geding en dus niet-ontvankelijk is.
35 Bijgevolg moeten de twee argumenten die Inditex heeft aangevoerd om de ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing te betwisten, worden afgewezen.
36 Zonder evenwel duidelijk te stellen dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is, merkt de Europese Commissie in haar opmerkingen op dat de vraag naar de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95, die ratione temporis van toepassing is op het hoofdgeding, slechts rijst indien het gebruik van het merk ZARA door Buongiorno een door artikel 5 verboden gebruik door derden in het economisch verkeer vormt. Aangezien de nationale rechter in eerste aanleg geen blijk lijkt te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het gebruik van het merk ZARA niet viel onder gebruik in de zin van artikel 34 van de merkenwet, waarbij bovengenoemd artikel 5 in Spaans recht is omgezet, hoeft niet te worden onderzocht of is voldaan aan de voorwaarden van artikel 37 van deze wet in de oorspronkelijke versie ervan, dat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 heeft omgezet.
37 In dit verband moet worden opgemerkt dat het argument van de Commissie impliceert dat het Hof zich uitspreekt over de uitlegging van artikel 5 van richtlijn 2008/95. Bijgevolg moet dit argument worden afgewezen om dezelfde redenen als die welke in punt 34 van dit arrest zijn uiteengezet.
38 Bijgevolg is het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk.
Beantwoording van de prejudiciële vraag
39 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten in 2010 hebben plaatsgevonden. Aangezien richtlijn 89/104 is ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95, die op 28 november 2008 in werking is getreden, is op het moment van de feiten van het hoofdgeding artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 ratione temporis van toepassing, en niet artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104. Laatstgenoemd artikel is immers vervangen door eerstgenoemd artikel. Niettemin moet worden gepreciseerd dat de bewoordingen van deze twee bepalingen identiek zijn.
40 Uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt ook dat de verwijzende rechter er niet aan twijfelt dat krachtens artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 het gebruik van het merk erop moet zijn gericht de waren of diensten te identificeren of ernaar te verwijzen „als die van de houder van dat merk”. Dit vereiste blijkt immers thans weliswaar uitdrukkelijk uit de bewoordingen van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436, maar het bestaan van dit vereiste vloeit voort uit de rechtspraak inzake de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 (zie in die zin arresten van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, punten 33 en 34, en 8 juli 2010, Portakabin, C‑558/08, EU:C:2010:416, punt 64).
41 De twijfels van de verwijzende rechter over de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 vloeien dus voort uit het feit dat de bepaling die artikel 6, lid 1, onder c), vervangen heeft – te weten artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 – anders is geformuleerd wat de omvang betreft van het gebruik van het merk door een derde dat door de houder van dit merk niet verboden kan worden. Dit gebruik ziet immers niet uitsluitend op de aanduiding van de bestemming van een door die derde op de markt gebrachte waar of van een door hem aangeboden dienst.
42 Teneinde de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven, dient de vraag derhalve in die zin te worden geherformuleerd dat deze rechter in wezen wenst te vernemen of artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het ziet op elk gebruik van het merk in het economische verkeer door een derde om overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel waren of diensten te identificeren of ernaar te verwijzen als die van de houder van dat merk, dan wel enkel op het gebruik van dit merk dat nodig is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebrachte waar of van een door hem aangeboden dienst aan te geven.
43 Volgens vaste rechtspraak moet bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en met de doelstellingen en het oogmerk van de regeling waarvan zij deel uitmaakt. Ook de ontstaansgeschiedenis van een Unierechtelijke bepaling kan relevante gegevens voor de uitlegging van die bepaling bevatten (arrest van 16 maart 2023, Towercast, C‑449/21, EU:C:2023:207, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
44 Volgens de bewoordingen van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.
45 Daarentegen bepaalt artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 eerst dat het ziet op het gebruik van een merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, en vervolgens neemt het de normatieve inhoud van bovengenoemd artikel 6, lid 1, onder c), over, voorafgegaan door de uitdrukking „in het bijzonder”.
46 Uit de letterlijke vergelijking van deze twee bepalingen blijkt dus dat het gebruik dat krachtens artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 de aan het merk verbonden rechtsgevolgen kon beperken, thans een van de gevallen van rechtmatig gebruik is waartegen de merkhouder zich niet kan verzetten krachtens artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436.
47 Hieruit volgt dat de reikwijdte van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 beperkter is dan die van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436, aangezien artikel 6, lid 1, onder c), enkel ziet op het gebruik van het merk in het economische verkeer wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst aan te geven.
48 Deze uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 wordt bevestigd door zowel de doelstellingen van deze richtlijn, en in het bijzonder die van deze bepaling, zoals omschreven in de rechtspraak, als de analyse van de ontstaansgeschiedenis van de bepaling – te weten artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 – die dat artikel 6, lid 1, onder c), heeft vervangen.
49 In de eerste plaats blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat, door een beperking van de gevolgen van de rechten die de houder van een merk aan artikel 5 van richtlijn 2008/95 ontleent, artikel 6 van deze richtlijn de fundamentele belangen van bescherming van de rechten van het merk en vrij verkeer van goederen en vrij verrichten van diensten in de interne markt met elkaar met elkaar in overeenstemming beoogt te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie in die zin arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, punt 29).
50 Wat meer in het bijzonder artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 betreft, heeft het Hof erop gewezen dat de toepassing van deze bepaling niet beperkt is tot de situaties waarin het nodig is gebruik te maken van een merk om de bestemming van een product „als accessoire of onderdeel” aan te geven (zie in die zin arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, punt 32). De situaties die binnen de werkingssfeer van voormeld artikel 6, lid 1, onder c), vallen, moeten echter worden beperkt tot die welke met de doelstelling van deze bepaling stroken (arrest van 8 juli 2010, Portakabin, C‑558/08, EU:C:2010:416, punt 64).
51 In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 tot doel heeft leveranciers van producten of diensten die complementair zijn aan door de merkhouder aangeboden producten of diensten, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek op begrijpelijke en volledige wijze te informeren over de bestemming van het door hen op de markt gebrachte product of de door hen aangeboden dienst of met andere woorden, over het gebruiksverband tussen hun producten of diensten en die van de merkhouder (zie in die zin arresten van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, punten 33 en 34, en 8 juli 2010, Portakabin, C‑558/08, EU:C:2010:416, punt 64).
52 Hieruit volgt dat overeenkomstig de rechtspraak de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 enkel ziet op het gebruik van het merk met het oog op de identificatie van of verwijzing naar producten of diensten als die van de houder van dat merk wanneer dit gebruik plaatsvindt in een situatie waarin het nodig is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebracht product of van een door hem aangeboden dienst aan te geven. In de context van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 is een dergelijke situatie slechts één van de gevallen waarin het gebruik van het merk niet kan worden verboden door de merkhouder.
53 In de tweede plaats vraagt de verwijzende rechter zich af wat de reikwijdte is van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 gelet op de normatieve inhoud van de bepaling die dit artikel 6, lid 1, onder c), heeft vervangen, zodat de ontstaansgeschiedenis van die bepaling elementen aan het licht kan brengen die relevant zijn voor de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c).
54 In dat verband volgt namelijk uit het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [COM(2013) 162 final] dat het „noodzakelijk [werd] geacht [...] te voorzien in een expliciete beperking met betrekking tot verwijzend gebruik in het algemeen”. Zoals de advocaat-generaal in wezen in punt 78 van zijn conclusie heeft opgemerkt, duiden de woorden „noodzakelijk [wordt geacht] te voorzien in” dus op de wil van de Commissie om een beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen in te stellen die het verwijzend gebruik in het algemeen betrof en de reikwijdte van de thans in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 neergelegde beperking uit te breiden, en niet om een eenvoudige verduidelijking of precisering van de strekking van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 voor te stellen.
55 Zoals de advocaat-generaal tevens heeft opgemerkt in punt 79 van zijn conclusie, blijkt bovendien het voornemen van de Commissie om de reikwijdte van de voorheen in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 vervatte beperking uit te breiden uit de formulering van overweging 25 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [COM(2013) 162 final], waarin staat dat „de houder niet het recht [mag] krijgen het algemene billijke en eerlijke gebruik van het merk te verbieden wanneer dit bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of diensten als die van de houder”.
56 Bijgevolg bevestigt de ontstaansgeschiedenis van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 de uitlegging dat de reikwijdte van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 beperkter is dan die van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436.
57 In casu staat het aan de nationale rechter om, rekening houdend met alle omstandigheden van het hoofdgeding, met name te bepalen of Buongiorno met haar gelanceerde reclamecampagne voor een abonnement op een van haar diensten waardoor kon worden deelgenomen aan een loterij met een „ZARA-cadeaubon” als een van de prijzen en waarbij de abonnee het teken „ZARA” zag verschijnen in een rechthoekig kader dat qua afmetingen doet denken aan een cadeaubon, gebruikmaakt van het merk ZARA in de zin van artikel 5 van richtlijn 2008/95. Zo ja, dan dient de nationale rechter tevens te beoordelen of dit gebruik in het licht van artikel 6, lid 1, van deze richtlijn nodig was om de bestemming van een door Buongiorno aangeboden dienst aan te geven en, in voorkomend geval, of dit gebruik overeenstemt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
58 Gelet op bovenstaande overwegingen dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het enkel ziet op het gebruik van het merk in het economische verkeer door een derde om overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel waren of diensten te identificeren of ernaar te verwijzen als die van de houder van dat merk wanneer een dergelijk gebruik van het merk nodig is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebrachte waar of van een door hem aangeboden dienst aan te geven.
Kosten
59 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:
Artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
moet aldus worden uitgelegd dat
het enkel ziet op het gebruik van het merk in het economische verkeer door een derde om overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel waren of diensten te identificeren of ernaar te verwijzen als die van de houder van dat merk wanneer een dergelijk gebruik van het merk nodig is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebrachte waar of van een door hem aangeboden dienst aan te geven.
ondertekeningen