STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

přednesené dne 5. července 2012(1)

Věc C‑149/11

Leno Merken BV

proti

Hagelkruis Beheer BV

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
podaná Gerechtshof ’s-Gravenhage (Nizozemsko)]

„Ochranná známka Společenství – Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství – Skutečné užívání – Místo užívání“






1.        Ochrana ochranné známky má navýsost územní povahu. Je tomu tak z toho důvodu, že ochranná známka je vlastnické právo, které chrání dané označení na vymezeném území. V rámci Evropské unie vedle sebe existují ochrana národní ochranné známky a ochrana ochranné známky Společenství. Majitel národní ochranné známky může vykonávat práva spojená s touto ochrannou známkou v rámci území členského státu, podle jehož vnitrostátního práva je ochranná známka chráněna. Majitel ochranné známky Společenství může to samé činit v rámci území 27 členských států, jelikož ochranná známka vyvolává účinky na tomto území(2).

2.        Článek 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009(3) (dále jen „nařízení“) stanoví, že pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství „řádně [skutečně] ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána“, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení (ledaže pro neužívání existují řádné důvody)(4).

3.        Zatímco rozsah ochrany ochranné známky Společenství je právně definován odkazem na území 27 členských států, na otázku, kde se tato ochranná známka musí skutečně užívat, nemusí být odpověď nutně stejná. V projednávaném případě je Soudní dvůr vyzván, aby určil rozsah území, v rámci kterého se musí ochranná známka užívat, aby byla splněna podmínka „řádného [skutečného] užívání“ stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení, a zejména rozhodl, zda stačí užívat ochrannou známku na území jediného členského státu.

 Právní rámec

 Právo ochranných známek Evropské unie

 Nařízení

4.        Ochranná známka Společenství je „ochranná známka pro výrobky nebo služby, která je zapsána za podmínek a způsobem stanoveným v“ nařízení(5). Může obsahovat „jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků“(6).

5.        Bod 2 odůvodnění nařízení stanoví, že „[p]ro vytvoření takového trhu a posílení jeho jednotnosti musí být nejen odstraněny překážky volného pohybu zboží a služeb a vytvořen režim zajišťující, že nedojde k narušení soutěže, ale navíc musejí být vytvořeny právní podmínky umožňující podnikům přizpůsobit své činnosti rozměru Společenství, ať již v oblasti výroby a prodeje zboží nebo v oblasti poskytování služeb“. Tento bod odůvodnění dále uvádí, že:

„Za tímto účelem by měly mít významnou úlohu mezi právními nástroji, které mají podniky k dispozici, ochranné známky umožňující rozlišit výrobky a služby podniků stejnými prostředky v rámci celého Společenství bez ohledu na hranice.“

6.        Bod 3 odůvodnění stanoví, že pro sledování cílů Společenství „se jeví nezbytným přijetí společného režimu pro ochranné známky, na jehož základě mohou podniky nabýt na základě jediného řízení ochranné známky Společenství, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Společenství“. Jedná se o zásadu jednotné povahy ochranné známky Společenství, která „by se měla uplatnit, nestanoví-li […] nařízení jinak“.

7.        Bod 6 odůvodnění uznává svobodu podniku zapsat ochrannou známku jako národní ochrannou známku nebo jako ochrannou známku Společenství a zdůrazňuje, že „[v]e skutečnosti by nebylo správné nutit podniky, aby přihlašovaly své ochranné známky jako ochranné známky Společenství“. Tento bod odůvodnění dále uvádí, že „[n]árodní ochranné známky jsou i nadále nezbytné pro ty podniky, které nepožadují ochranu svých ochranných známek na úrovni Společenství“.

8.        Podle bodu 10 odůvodnění „[n]ení důvod chránit ochranné známky Společenství ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně užívány“.

9.        Článek 1 odst. 2 stanoví:

„Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“

10.      Na základě zápisu ochranné známky jako ochranné známky Společenství vznikají jejímu majiteli určitá výlučná práva. Tato práva jsou uvedena zejména v článku 9, který stanoví:

„1.      Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

a)      označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;

b)      označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

c)      označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

[…]“

11.      Článek 15 stanoví, že majitel musí ochrannou známku Společenství užívat:

„1.      Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství řádně [skutečně] ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

Za užívání ve smyslu prvního pododstavce se považuje rovněž:

a)      užívání ochranné známky Společenství v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky;

b)      umísťování ochranné známky Společenství na výrobcích nebo na jejich obalech ve Společenství pouze pro účely vývozu.

2.      Užívání ochranné známky Společenství se souhlasem majitele se považuje za užívání majitelem.“

12.      Článek 42, nadepsaný „Průzkum námitek“, stanoví:

„2.      Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

3.      Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.“

13.      Článek 51 je nadepsán „Důvody zrušení“ a stanoví:

„1.      Ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a)      pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně [skutečně] užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody […];

[…]“

14.      Podle článku 112 může majitel požádat o převod ochranné známky Společenství na národní ochrannou známku:

„1.      Přihlašovatel nebo majitel ochranné známky Společenství může požádat o převod své přihlášky nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky:

a)      byla-li přihláška ochranné známky Společenství zamítnuta, vzata zpět nebo považována za vzatou zpět;

b)      zanikly-li účinky ochranné známky Společenství.

2.      K převodu nedojde:

a)      byla-li práva majitele ochranné známky zrušena pro neužívání, ledaže by ve členském státě, ve vztahu k němuž se změna požaduje, byla ochranná známka užívána způsobem, který lze považovat za skutečné užívání podle právních předpisů tohoto členského státu;

[…]“

 Směrnice

15.      Podle bodu 9 odůvodnění směrnice „je třeba vyžadovat, aby zapsané ochranné známky byly skutečně užívány pod sankcí jejich zrušení“; tento požadavek se uplatní „[p]ro snížení celkového počtu ochranných známek zapsaných a chráněných ve Společenství, a tím i snížení počtu sporů, které v souvislosti s nimi vznikají“.

16.      Článek 10, nadepsaný „Užívání ochranných známek“, stanoví:

„1.      Jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení o přihlášce, ochrannou známku skutečně neužíval v dotčeném členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka sankcím stanoveným touto směrnicí.

[…]“

17.      Článek 11 odst. 2 stanoví:

„Členský stát může stanovit, že přihláška ochranné známky nemůže být zamítnuta z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené v čl. 10 odst. 1 a 2 nebo případně čl. 10 odst. 3.“

18.      Článek 4 odst. 2 směrnice upřesňuje, že se „staršími ochrannými známkami“ rozumějí i ochranné známky Společenství.

 Úmluva států Beneluxu v oblasti duševního vlastnictví (ochranné známky a vzory)

19.      Úmluva států Beneluxu v oblasti duševního vlastnictví (ochranné známky a vzory) (dále jen „úmluva států Beneluxu“) mimo jiné stanoví podmínky pro nabytí a zachování ochranné známky Beneluxu a práv spojených s touto ochrannou známkou.

20.      Ochranná známka Beneluxu vzniká na základě zápisu. Článek 2.3 písm. b) úmluvy států Beneluxu stanoví, že se při posuzovaní pořadí podání(7) zohlední práva vyplývající z „totožných nebo podobných ochranných známek, které jsou podány pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby, pokud u veřejnosti existuje nebezpečí záměny, které zahrnuje nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“(8). Majitel takové starší ochranné známky má ve smyslu článku 2.14.1. právo podat námitky proti zápisu ochranné známky.

21.      Podle článku 2.46 se článek 2.3 „[rovněž] použije na ochranné známky Společenství, v případě kterých se v souladu s [nařízením o ochranné známce Společenství] platně uplatnila seniorita pro území států Beneluxu […]“.

 Původní řízení a předběžné otázky

22.      Společnost Leno Merken BV (dále jen „Leno“) a společnost Hagelkruis Beheer BV (dále jen „Hagelkruis“) jsou podniky, které jsou stranami sporu, jehož předmětem je přihláška slovního označení „OMEL“ jako ochranné známky Beneluxu pro některé služby ve třídách 35, 41 a 45 Niceského třídění(9), kterou podala společnost Hagelkruis dne 27. července 2009. Dne 18. srpna 2009 podala společnost Leno námitky proti zápisu uvedené ochranné známky a tvrdila, že je majitelkou ochranné známky Společenství „ONEL“ zapsané dne 2. října 2003 pro některé služby ve třídách 35, 41 a 42 Niceského třídění(10). Tyto námitky vycházely z argumentů uvedených v dopise ze dne 26. října 2009, na který společnost Hagelkruis odpověděla dopisem ze dne 2. prosince 2009.

23.      Dne 6. listopadu 2009 požádala společnost Hagelkruis společnost Leno o poskytnutí důkazů o skutečném užívaní ochranné známky Společenství „ONEL“. Společnost Leno na tuto žádost odpověděla dne 19. listopadu 2009.

24.      Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví (dále jen „BOIP“) rozhodnutím ze dne 15. ledna 2010 zamítl námitky společnosti Leno a rozhodl, že by žádosti společnosti Hagelkruis o zápis „OMEL“ jako ochranné známky Beneluxu mělo být vyhověno.

25.      Proti tomuto rozhodnutí podala společnost Leno odvolání k Gerechtshof ’s Gravenhage (regionální odvolací soud v Haagu). V rámci řízení před tímto soudem je nesporné, že: (i) ochranné známky „ONEL“ a „OMEL“ jsou podobné; (ii) uvedené ochranné známky jsou zapsány pro totožné nebo přinejmenším podobné služby; (iii) pokud jde o uvedené ochranné známky, existuje u veřejnosti nebezpečí záměny ve smyslu čl. 2.3 písm. b) úmluvy států Beneluxu; a (iv) společnost Leno skutečně užívala ochrannou známku „ONEL“ v Nizozemsku. Spor mezi společnostmi Leno a Hagelkruis spočívá v tom, zda je společnost Leno povinna prokázat skutečné užívání ochranné známky „ONEL“ ve více než jednom členském státě, aby mohla podat námitky proti zápisu ochranné známky „OMEL“ společností Hagelkruis.

26.      Předkládající soud pokládá Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1.      Musí být čl. 15 odst. 1 [nařízení] vykládán tak, že k existenci skutečného užívání ochranné známky Společenství stačí, že se ochranná známka užívá v jediném členském státě v rozsahu, v němž by toto užívání – jednalo-li by se o národní ochrannou známku – bylo považováno za skutečné užívání v dotčeném státě (viz Společné prohlášení č. 10 k článku 15 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 a pokyny týkající se námitkového řízení před OHIM)?

2.      V případě záporné odpovědi na první otázku: Nelze výše uvedené užívání ochranné známky Společenství v jediném členském státě nikdy považovat za skutečné užívání ve Společenství ve smyslu čl. 15 odst. 1 [nařízení]?

3.      Jestliže užívání ochranné známky Společenství v jediném členském státě nelze nikdy považovat za skutečné užívání ve Společenství, jaké požadavky se uplatní při posuzování skutečného užívání ve Společenství – vedle ostatních faktorů – s ohledem na rozsah území, na němž se ochranná známka užívá?

4.      Nebo musí být – alternativně k výše uvedenému – vykládán článek 15 [nařízení] tak, že posuzování skutečného užívání ve Společenství je třeba provádět zcela in abstracto, k hranicím území jednotlivých členských států vůbec nepřihlížet [a vycházet například z podílu ochranné známky na (výrobkových nebo geografických trzích)]?“

27.      Písemná vyjádření předložily společnosti Leno a Hagelkruis belgická, dánská, německá, maďarská a nizozemská vláda, vláda Spojeného království a Evropská komise.

28.      Řeči společností Leno a Hagelkruis, dánské, francouzské a maďarské vlády a Komise byly vyslechnuty na jednání konaném dne 19. dubna 2012.

 Posouzení

 Úvodní poznámky

29.      Podstatou čtyř předběžných otázek, které položil Gerechtshof ’s Gravenhage, je, aby Soudní dvůr určil rozsah území, v rámci kterého musí majitel ochranné známky Společenství užívat ochrannou známku, aby zabránil sankcím stanoveným v nařízení, a tedy aby si zachoval výlučná práva spojená s danou ochrannou známkou.

30.      Důvod chránit ochrannou známku Společenství zaniká, není-li ochranná známka skutečně užívána(11). Pokud by samotný zápis ochranné známky jako ochranné známky Společenství stačil k získání ochrany na území všech 27 členských států, potom by podniky mohly žádat o ochranu pro ochranné známky, které neužívají nebo nemají v úmyslu užívat. Mohly by tak připravit své konkurenty o možnost užívat tuto nebo podobnou ochrannou známku, když uvádějí na vnitřní trh výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, na které se vztahuje daná ochranná známka. Z tohoto důvodu se majitel ochranné známky Společenství již nemůže dovolávat výlučných monopolních práv spojených s ochrannou známkou, pokud ji nezačal do pěti let od zápisu skutečně ve Společenství užívat.

31.      Předkládací rozhodnutí neobsahuje mnoho podrobností o zápisu „ONEL“ jako ochranné známky Společenství nebo o okolnostech, které vedou k závěru, že se ochranná známka skutečně užívala v Nizozemsku(12). Podle předkládacího rozhodnutí nebylo zpochybněno tvrzení společnosti Leno, že pokud by byla „ONEL“ nizozemskou ochrannou známkou, byla by považována za skutečně užívanou v Nizozemsku. Soudnímu dvoru nebyly sděleny podrobnosti o trhu služeb, na které se vztahovala ochranná známka „ONEL“, nebo o konkrétním užívání této ochranné známky v Nizozemsku. Z tohoto důvodu se budu otázkou rozsahu území, na kterém se musí prokázat užívání ochranné známky Společenství, zabývat obecně.

 Význam pojmu „řádně [skutečně] ve Společenství užívat“ ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení

32.      Soudní dvůr již dříve přezkoumal význam pojmu „řádně [skutečně] užívat“ zvláště ve vztahu k národní ochranné známce nebo ochranné známce Beneluxu(13). Národní ochranné známky se musí „skutečně [užívat] v dotčeném členském státě“.(14) Ochranné známky Společenství se naopak musí „řádně [skutečně užívat ve Společenství]“(15). I když tyto typy ochranných známek existují v rámci různých jurisdikcí, mám za to, že funkce požadavku „řádně [skutečně] užívat“ je tatáž. Jejím cílem je zabezpečit, aby se v rejstříku nenacházely ochranné známky, které spíše brání hospodářské soutěži na trhu, než ji zlepšují, jelikož omezují škálu označení, která si třetí osoby mohou zapsat jako ochranné známky, neslouží žádnému komerčnímu účelu a ve skutečnosti nepomáhají při rozlišovaní mezi výrobky nebo službami na relevantním trhu a při jejich spojování s majitelem ochranné známky.

33.      Pokud se ochranná známka Společenství neužívá způsobem, který je v souladu s její funkcí, musí ochrana ochranné známky v rámci celého území všech 27 členských států zaniknout. Tatáž zásada platí pro národní ochrannou známku, i když ztráta ochrany se samozřejmě omezí na území členského státu, ve kterém byla ochranná známka zapsána. Proto nevidím žádný důvod, proč by Soudní dvůr neměl vykládat pojem „řádně [skutečně] užívat“, použitý v čl. 15 odst. 1 nařízení, způsobem, který obecně odpovídá významu, který přiznal témuž pojmu uvedenému ve směrnici(16).

34.      Znění čl. 10 odst. 1 směrnice a čl. 15 odst. 1 nařízení se nicméně liší, jelikož ve smyslu čl. 10 odst. 1 jde o užívání „v dotčeném členském státě“, zatímco ve smyslu čl. 15 odst. 1 jde o užívání „ve Společenství“. Naznačuje to patrně, že otázka, zda se ochranná známka Společenství skutečně užívala, závisí na posouzení relevantních kritérií v geografické dimenzi, která přesahuje dimenzi kontextu, v němž bylo stanoveno skutečné užívání národní ochranné známky.

 Užívání mimo území Společenství je irelevantní

35.      Výraz „ve Společenství“ uvedený v čl. 15 odst. 1 nařízení jasně znamená, že užívání ochranné známky Společenství mimo území 27 členských států nemůže přispět k prokázání skutečného užívání ochranné známky, aby se zabránilo sankcím stanoveným v nařízení(17). Tento výklad čl. 15 odst. 1 je v souladu se zásadou, podle které se ochrana ochranné známky Společenství omezuje na toto území.

36.      Kdyby nadto byl správný opačný výklad, neměl by zákonodárce žádný důvod v čl. 15 odst. 1 písm. b) výslovně uvést, že „[z]a užívání ve smyslu prvního pododstavce se považuje rovněž“ umísťování ochranné známky Společenství na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.

 „Řádně [skutečně užívat ve Společenství]“ je nedělitelný pojem

37.      Znění čl. 15 odst. 1 nařízení nerozlišuje mezi různými druhy skutečného užívání v závislosti na tom, kde k tomuto užívání dochází, kromě upřesnění, že se tak musí dít „ve Společenství“. Důraz klade na to, zda se ochranná známka „řádně [skutečně užívá ve Společenství]“, což vnímám jako pojem, který je nedělitelný. To znamená, že výrazy „skutečně užívat“ a „ve Společenství“ nejsou kumulativními podmínkami, které se musí přezkoumat odděleně.

38.      Soudní dvůr souhlasil s tím, že „územní rozsah užívání je pouze jedním z více faktorů, které musejí být zohledněny pro určení, zda takové užívání je skutečné, či nikoliv“(18). Místo užívání je tedy faktor, který je třeba přezkoumat při posuzování toho, zda se ochranná známka ve Společenství skutečně užívá. Není nezávislou podmínkou, která se uplatní spolu s požadavkem skutečného užívání(19), ani není jediným nebo dominantním faktorem, který určuje, co představuje skutečně užívání ve Společenství.

39.      Už z tohoto důvodu se domnívám, že užívání ochranné známky v rámci území jediného členského státu samo o sobě nutně nestačí k tomu, aby se jednalo o skutečné užívání této ochranné známky, jelikož územní rozsah užívání je pouze jedním z faktorů, který se při posouzení zohledňuje.

 Územní rozsah užívání ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení

–       Uplatnění kritéria použitého Soudním dvorem ve věci Pago

40.      Několik zúčastněných, kteří předložili vyjádření, uvádí, že Tribunál ve věci HIWATT již rozhodl, že „skutečné užívání znamená, že ochranná známka se musí užívat na podstatné části území, v rámci kterého je chráněna“, a tímto územím je Společenství(20). Je to totéž kritérium, které se použilo v rozsudku Soudního dvora ve věci Pago(21) při posuzování, zda má ochranná známka dobré jméno ve Společenství(22).

41.      Domnívám se, že se věc Pago týkala jiné záležitosti. V této věci Soudní dvůr rozhodl, že aby měla ochranná známka Společenství dobré jméno ve Společenství za účelem získání dodatečné ochrany ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, je třeba, aby získala dobré jméno na podstatné části území Společenství, ještě než její majitel může vykonávat právo popsané v tomto ustanovení(23). Toto území může sestávat z území členského státu. Naopak v projednávaném případě byl Soudní dvůr požádán, aby určil rozsah území, na kterém se ochranná známka Společenství musí užívat, aby se zabránilo takové sankci, jako je zrušení.

42.      Vycházím tedy z toho, že výklad ve věci Pago nelze přímo použít v kontextu zrušení ochranné známky Společenství a podmínky skutečného užívání.

–       Užívání ochranné známky Společenství musí stačit k udržení nebo získání podílu na vnitřním trhu

43.      Soudní dvůr ve věci Sunrider konstatoval, že národní ochranná známka je skutečně užívána, „pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště těchto výrobků a služeb“(24). Užívání musí být „dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou“(25). Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu všech skutečností a okolností případu, včetně znaků dotčeného hospodářského odvětví a trhu, povahy výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou a rozsahu a četnosti jejího užívání(26).

44.      Ochranné známky se tedy hlavně užívají na trzích. Relevantním trhem pro ochrannou známku Společenství je vnitřní trh, který ve smyslu čl. 26 odst. 2 SFEU zahrnuje „prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“.

–       Rozsah území, na kterém se musí ochranná známka Společenství užívat, aby byla splněna podmínka stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení

45.      Ochranná známka Společenství umožňuje podnikům přizpůsobovat jejich činnosti rozsahu vnitřního trhu. Ve skutečnosti byla ochranná známka zavedena pro podniky, které chtějí začít vykonávat nebo nadále vykonávat činnosti na úrovni Společenství a přejí si tak učinit hned nebo v krátké době. Ochranná známka umožňuje obchodníkům, spotřebitelům, výrobcům a distributorům identifikovat výrobky a služby na trhu a odlišit je od ostatních výrobků a služeb v rámci celého Společenství. To je v souladu s obecnými cíli ochrany ochranné známky Společenství, jimiž jsou podpora a zpřístupnění hospodářské činnosti na celém vnitřním trhu prostřednictvím poskytování informací o výrobcích a službách, na které se vztahuje ochranná známka(27).

46.      Za tímto účelem jsou ochranné známky Společenství chráněny na celém území Společenství bez zohlednění územních hranic mezi členskými státy.

47.      Článek 15 nařízení stanoví, že za účelem zachování ochrany se musí ochranná známka Společenství „řádně [skutečně] ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána“. V případě, že se ochranná známka takto neužívá, může její majitel ve smyslu čl. 42 odst. 2 nařízení ztratit právo podat námitky proti přihlášce k zápisu podobné ochranné známky pro totožné nebo podobné služby(28). Tato zásada se uplatní i v případě, že majitel starší národní ochranné známky podává námitky proti zápisu ochranné známky Společenství: pro takový případ čl. 42 odst. 3 nařízení stanoví, že užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany. Domnívám se, že se tatáž zásada musí uplatnit mutatis mutandis v případě námitek proti národní ochranné známce, které jsou založeny na starší ochranné známce Společenství: majitel starší ochranné známky může být vyzván, aby prokázal skutečné užívání ve Společenství(29). Jednotný charakter ochranné známky Společenství znamená, že v rámci námitkového řízení týkajícího se zápisu národních ochranných známek i ochranných známek Společenství musí požívat ochranu za stejných podmínek.

48.      Za účelem určení, zda je podmínka skutečného užívání ve Společenství splněna, musí podle mého názoru vnitrostátní soud přezkoumat všechny formy užívání ochranné známky na vnitřním trhu. V tomto kontextu je geografickým vymezením relevantního trhu celé území všech 27 členských států. Hranice mezi členskými státy a velikost jejich jednotlivých území nejsou při tomto zjišťování relevantní. Důležitý je obchodní výskyt této ochranné známky, a v důsledku toho i výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, na vnitřním trhu.

49.      V projednávaném případě se domnívám, že užívání dané ochranné známky na nizozemském trhu je součástí tohoto posouzení a může přispět ke zjištění, zda ochranná známka pronikla na vnitřní trh služeb, na které se vztahuje. Užívání (nebo neužívání) mimo území Nizozemska je však rovněž relevantní.

50.      V této souvislosti existuje rozdíl mezi národní ochrannou známkou a ochrannou známkou Společenství. Za účelem konstatování skutečného užívání národní ochranné známky jsou relevantní pouze případy užívání v rámci území členského státu, ve kterém je ochranná známka zapsána, a to i tehdy, pokud ji majitel užívá jinde. Na druhé straně se musí užívání ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení posuzovat s ohledem na případy užívání na celém vnitřním trhu. To, zda se ochranná známka Společenství užívala v jednom nebo v několika členských státech, je irelevantní. Podstatný je dopad užívání na vnitřním trhu: konkrétněji to, zda je dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na tomto trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, jakož i to, zda přispívá ke komerčně relevantnímu výskytu výrobků a služeb na tomto trhu(30). To, zda toto užívání vede ke skutečnému komerčnímu úspěchu, není relevantní(31).

51.      Soudní dvůr ve věci La Mer rozhodl, že otázka, zda je užívání dostatečné, „závisí na několika faktorech a posouzení konkrétního případu, které musí provést vnitrostátní soud“; zohlednit se mohou „vlastnosti daných výrobků a služeb, četnost nebo pravidelnost užívání ochranné známky, skutečnost, zda se ochranná známka užívá při uvedení všech totožných výrobků nebo služeb majitele na trh nebo pouze některých z nich, nebo i důkazy, které je schopen majitel předložit“(32). Soudní dvůr konstatoval, že „nelze abstraktně a priori určit, jaká má být kvantitativní míra pro určení, zda je nebo není užívání skutečné“; taková míra „by neumožňovala vnitrostátnímu soudu posoudit všechny okolnosti sporu, který projednává“(33). Domnívám se, že toto odůvodnění se musí uplatnit na posouzení skutečného užívání jako celku – jakož i v rozsahu, ve kterém je to vhodné, na posouzení územního rozsahu užívání ochranné známky.

52.      Jsem toho názoru, že posouzení toho, co v konkrétním případě představuje skutečné užívání, zahrnuje určení vlastností dotčeného vnitřního trhu pro konkrétní výrobky a služby. Vyžaduje to rovněž zohlednění skutečnosti, že se tyto vlastnosti mohou časem změnit.

53.      Poptávka nebo nabídka na částech vnitřního trhu nebo přístup k nim mohou být omezeny například v závislosti na jazykových překážkách, nákladech na dopravu nebo investičních nákladech, jakož i na vkusu a zvycích spotřebitele. Užívání ochranné známky na území, na kterém je trh zvlášť soustředěný, může tedy při posouzení sehrát významnější roli než užívání téže ochranné známky na části trhu, na kterém zdroje nabídky těchto výrobků nebo služeb nebo poptávka po nich sotva existují nebo vznikají.

54.      Lze si rovněž představit, že místní užívání ochranné známky Společenství přesto vyvolává účinky na vnitřním trhu tím, že například zabezpečuje, že výrobek je známý – komerčně relevantním způsobem – účastníkům trhu, který je větší než trh, který odpovídá území, na kterém se ochranná známka užívá(34).

55.      Z tohoto důvodu si nemyslím, že užívání na území, které odpovídá území jediného členského státu, nutně brání tomu, aby užívání mohlo být charakterizováno jako skutečné užívání ve Společenství. Zároveň si nemyslím, že například užívání ochranné známky na internetové stránce, která je přístupná ve všech 27 členských státech, je již pojmově skutečným užíváním ve Společenství.

56.      Výklad požadavku „řádně [skutečně užívat ve Společenství]“ tímto způsobem zaručuje podnikům všech typů svobodu rozhodnout se, zda si nechají ochrannou známku zapsat buď jako národní ochrannou známku, nebo jako ochrannou známku Společenství(35). Ochranná známka Společenství a její koexistence s národními ochrannými známkami byly zavedeny s cílem uspokojit potřeby všech účastníků trhu, a to nejen malých podniků, které působí v jediném členském státě nebo na malé části vnitřního trhu, ale i velkých podniků, které působí na celém vnitřním trhu nebo na jeho velké části. Ochrana ochranné známky Společenství musí být dostupná všem typům podniků, které chtějí získat ochranu svých ochranných známek v rámci území všech 27 členských států a které mají za cíl užívat ochrannou známku způsobem, který bude udržovat nebo získávat podíl na relevantním vnitřním trhu.

57.      V projednávaném případě mám za to, že se rozhodnutí předkládajícího soudu o tom, zda je podmínka skutečného užívání stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení splněna, nemůže zakládat výhradně na posouzení případů užívání ochranné známky „ONEL“ v Nizozemsku. Namísto toho musí předkládající soud přezkoumat všechny případy užívání na vnitřním trhu, které zjevně zahrnují i užívání v Nizozemsku, a přiložit váhu každému užívání v kontextu konkrétních vlastností trhu a podílu majitele na tomto trhu. Pokud předkládající soud například zjistí, že vnitřní trh služeb, na které se vztahuje ochranná známka „ONEL“, je zvlášť soustředěný v Nizozemsku a případně v okolních oblastech, může přiznat užívání ochranné známky pouze v Nizozemsku zvláštní váhu. Zároveň musí předkládající soud rozšířit svůj přezkum tak, aby zahrnoval formy užívání, které nemusí být relevantní při posouzení skutečného užívání nizozemské národní ochranné známky, jako je například užívání ochranné známky Společenství, v jehož důsledku jsou služby komerčně relevantním způsobem známé potenciálním zákazníkům mimo území Nizozemska.

58.      Při tomto posouzení musí předkládající soud vzít v úvahu i to, že skutečnosti, které je třeba prokázat a posoudit, nejsou neměnné. Naopak se mohou vyvíjet v čase, a to i v období pěti let od zápisu ochranné známky.

59.      Z tohoto důvodu se domnívám, že skutečné užívání ve Společenství ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení je užívání, které je při zohlednění konkrétních vlastností relevantního trhu dostatečné k udržení nebo získání podílu na tomto trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou Společenství.

60.      V souvislosti s tímto závěrem si nemyslím, že společné prohlášení nebo pokyny týkající se námitkového řízení – což jsou dokumenty, které zjevně nejsou pro Soudní dvůr závazné – jsou pro analýzu potřebné. Domnívám se, že znění čl. 15 odst. 1 je s ohledem na svůj kontext, jakož i předmět a účel dostatečně jasné. V každém případě se zdá, že společné prohlášení ani pokyny týkající se námitkového řízení mému závěru neodporují.

–       Územní rozsah užívání ochranné známky Společenství a její převod na národní ochrannou známku v případě jejího neužívání

61.      Konečně, na rozdíl od některých zúčastněných, kteří předložili vyjádření, se domnívám, že můj výklad čl. 15 odst. 1 nařízení nenarušuje užitečný účinek čl. 112 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení. Stejně tak není článek 112 rozhodující při odlišení požadavku skutečného užívání ochranné známky Společenství od skutečného užívání národní ochranné známky.

62.      Článek 112 popisuje okolnosti, za kterých může být ochranná známka Společenství převedena na národní ochrannou známku. K převodu nedojde, „byla-li práva majitele ochranné známky [Společenství] zrušena pro neužívání“. Článek 112 odst. 2 písm. a) zakotvuje výjimku z tohoto pravidla v případě, kdy „by ve členském státě, ve vztahu k němuž se změna požaduje, byla ochranná známka užívána způsobem, který lze považovat za skutečné užívání podle právních předpisů tohoto členského státu“.

63.      Neužívání tedy kontrastuje na jedné straně se skutečným užíváním ve Společenství a na druhé straně se skutečným užíváním národní ochranné známky podle právních předpisů členského státu. Pokud by užívání na území jediného členského státu s přihlédnutím ke všem ostatním skutečnostem mohlo představovat skutečné užívání ve Společenství, nebude existovat žádný základ pro zrušení ochranné známky a nevzniknou okolnosti, za kterých je převod vyloučen. Za určitých okolností bude totéž užívání ochranné známky splňovat podmínky jak skutečného užívání ochranné známky Společenství, tak skutečného užívání národní ochranné známky. V tomto případě se článek 112 neuplatní. Naopak, pokud by vnitrostátní soud s přihlédnutím ke všem skutkovým okolnostem případu zjistil, že užívání v členském státě nepostačovalo k tomu, aby šlo o skutečné užívání ve Společenství, přesto bude možné převést ochrannou známku Společenství na národní ochrannou známku při uplatnění výjimky stanovené v čl. 112 odst. 2 písm. a).

 Závěry

64.      S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na otázky položené Gerechtshof ’s-Gravenhage takto:

„Článek 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství musí být vykládán tak, že (i) užívání ochranné známky Společenství v jediném členském státě samo o sobě nutně nestačí k tomu, aby přestavovalo skutečné užívání této ochranné známky, ale (ii) je možné, že s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem bude užívání ochranné známky Společenství na území, které odpovídá území jediného členského státu, představovat skutečné užívání ve Společenství.

Skutečné užívání ve Společenství ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je užívání, které je při zohlednění konkrétních vlastností relevantního trhu dostatečné k udržení nebo získání podílu na tomto trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou Společenství.“


1 –      Původní jazyk: angličtina.


2 –      V rámci tohoto stanoviska budu především používat terminologii relevantních nařízení a směrnic, které i nadále odkazují na užívání ochranné známky Společenství ve Společenství a dosud nebyly upraveny s ohledem na Lisabonskou smlouvu.


3 –      Ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1). Toto nařízení kodifikuje jednotlivé změny provedené v nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994 L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), které zavedlo ochrannou známku Společenství. Viz bod 1 odůvodnění nařízení.


4 –      Naopak národní ochranná známka musí být „skutečně [užívána] v dotčeném členském státě“: čl. 10 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008 L 299, s. 25, dále jen „směrnice“). Viz body 15 a 16 níže.


5 –      Článek 1 odst. 1 nařízení.


6 –      Článek 4 nařízení.


7 –      Podáním se v tomto kontextu rozumí podaní přihlášky ochranné známky.


8 –      Jedná se o můj překlad autentických znění úmluvy států Beneluxu.


9 –      Niceská dohoda ze dne 15. června 1957 o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, ve znění změn a doplňků.


10 –      Předkládající soud ani zúčastnění, kteří předložili vyjádření, nesdělili Soudnímu dvoru, zda byla ochranná známka „ONEL“ předmětem mezinárodního zápisu. Pro účely tohoto stanoviska budu vycházet z toho, že tato ochranná známka Společenství předmětem takového zápisu nebyla.


11 –      Bod 10 odůvodnění nařízení.


12 –      Je však třeba mít za to, že přihláška k zápisu „ONEL“ jako ochranné známky Společenství nebyla dotčena žádnými absolutními nebo relativními důvody pro zamítnutí stanovenými v článcích 7 a 8 nařízení. Například, v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b), ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení, se zápis označení jako ochranné známky Společenství musí zamítnout, pokud postrádá rozlišovací způsobilost v části Společenství: viz rozsudek ze dne 22. června 2006, Storck (C‑25/05 P, Sb. rozh. s. I‑5719, bod 81).


13 –      Viz například rozsudky ze dne 11. března 2003, Ansul (C‑40/01, Recueil, s. I‑2439); ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology (C‑259/02, Recueil, s. I‑1159); a ze dne 11. května 2006, Sunrider v. OHIM (C‑416/04 P, Sb. rozh. s. I‑4237).


14 –      Článek 10 odst. 1 směrnice. Toto ustanovení a směrnice se obecně vztahují na národní ochrannou známku a ochrannou známku Beneluxu: článek 1 směrnice.


15 –      Článek 15 odst. 1 nařízení.


16 –      Viz například bod 43 níže.


17 –      Domnívám se, že tatáž zásada se uplatní na národní ochranné známky: skutečné užívání v členském státě nelze prokázat na základě užívání ochranné známky mimo území tohoto členského státu.


18 –      Rozsudek Sunrider, uvedený výše v poznámce pod čarou 13, bod 76.


19 –      Viz rovněž Memorandum o vytvoření ochranné známky EHS, které přijala Komise dne 6. července 1976, SEC(76) 2462 (červenec 1976), Úřední věstník Evropských společenství, dodatek 8/76, bod 126: „užívání na území stanoveného počtu členských států by nemělo být určujícím faktorem“ a „vhodnější by bylo ustanovení, které by vyžadovalo ‚užívání na podstatné části společného trhu‘ nebo ‚skutečné užívání na společném trhu‘“.


20 –      Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT) (T‑39/01, Recueil, s. II‑5233, bod 37).


21 –      Rozsudek ze dne 6. října 2009, PAGO International (C‑301/07, Sb. rozh. s. I‑9429).


22 –      Viz čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení.


23 –      Skutkové okolnosti byly takové, že „bylo možné mít za to, že území dotčeného členského státu [tj. Rakouska] představuje podstatnou část území Společenství“: Rozsudek Pago, uvedený výše v poznámce pod čarou 21, bod 30.


24 –      Rozsudek Sunrider, uvedený výše v poznámce pod čarou 13, bod 70. Viz rovněž bod 8 odůvodnění nařízení.


25 –      Rozsudek Sunrider, uvedený výše v poznámce pod čarou 13, bod 71 a citovaná judikatura.


26 –      Viz rozsudek Sunrider, uvedený výše v poznámce pod čarou 13, bod 70 a citovaná judikatura.


27 –      Stanovisko generálního advokáta Ruiz-Jarabo Colomera ve věci Ansul, uvedené výše v poznámce pod čarou 13, bod 44.


28 –      V tomto kontextu nemohu učinit lépe, než citovat poznámku generálního advokáta Ruiz-Jarabo Colomera, že „rejstříky ochranných známek nemohou být pouhými úschovnami označení, která čekají na okamžik, kdy se je nic netušící strana může pokusit použít, aby se jimi až poté bylo možné ohánět se záměrem, který je přinejmenším spekulativní“: Stanovisko ve věci Ansul, uvedené výše v poznámce pod čarou 13, bod 42.


29 –      Směrnice neobsahuje ustanovení, jehož znění by bylo totožné se zněním čl. 42 odst. 3 nařízení. Viz dále čl. 10 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 směrnice.


30 –      Viz body 41 až 44 výše.


31 –      Souhlasím tedy s Tribunálem, který se v několika svých rozsudcích přiklonil k témuž závěru. Viz například rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004, Sunrider (T‑203/02, Sb. rozh. s. II‑2811, bod 38 a citovaná judikatura). Abych poskytla trochu veselejší příklad: úspěšný prodejce smažených čokoládových tyčinek ve Skotsku by mohl sestavit marketinkový plán na rozšíření svého podnikání do Francie, Itálie, Estonska a Maďarska. Za tímto účelem si nechá zapsat vhodnou ochrannou známku Společenství. I přes jeho nejlepší obchodní snahy se jeho plán ukáže jako nedostatečný: zdá se, že spotřebitelé v těchto členských státech jsou z nevysvětlitelných příčin věrni svým vlastním kulinářským lahůdkám a nechtějí se nechat zlákat novou nabídkou. Obchodní neúspěch by neměl mít vliv na analýzu toho, zda se ochranná známka skutečně užívala. Naopak, skutečnost, že se poptávka po konkrétním předmětném výrobku soustředila v určitém bodě v konkrétní geografické oblasti, by byla při posuzování relevantní.


32 –      Rozsudek La Mer, uvedený výše v poznámce pod čarou 13, bod 22.


33 –      Rozsudek La Mer, uvedený výše v poznámce pod čarou 13, bod 25.


34 –      Takový přeshraniční vliv vyplývající z místního užívání národní ochranné známky není relevantní při posouzení skutečného užívání v dotčeném členském státě, ve kterém je tato ochranná známka zapsána. Viz bod 50 výše.


35 –      Viz bod 6 odůvodnění nařízení.