ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Е. ТАНЧЕВ
представено на 16 октомври 2019 година(1)
Дело C‑371/18
Sky plc
Sky International AG
Sky UK Limited
срещу
SkyKick UK Limited
SkyKick Inc
(Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Висш съд (търговско отделение), Обединеното кралство)
„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата на държавите членки — Марки — Посочване на стоките и услугите, за които се иска защита на марка — Изискване за яснота и точност — Недобросъвестност — Недобросъвестност поради липса на намерение за използване на марката за посочените стоки и услуги — Тълкуване на решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361)“
1. Настоящото преюдициално запитване на High Court of Justice (England and Wales) (Висш съд (Англия и Уелс) повдига важни въпроси в областта на правото на марките на Европейския съюз. Това е отразено и в решението на запитващата юрисдикция по главното производство, постановено на 6 февруари 2018 г. ([2018] EWHC 155 (Ch), Arnold J) след 5-дневно заседание и простиращо се на 94 страници (358 точки) (наричано по-нататък „решението по главното производство“).
2. В главното производство ищците (наричани заедно „Sky“, действащи най-вече като сателитни и цифрови телевизионни оператори) твърдят, че ответниците (наричани заедно „SkyKick“, като SkyKick Inc е стартиращо дружество, което предоставя услуги в областта на информационните технологии, свързани с миграция в „облака“)(2) са засегнали четири марки на Европейския съюз, притежавани от втория ищец („Sky AG“) и една марка на Обединеното кралство, притежавана от първия ищец (Sky plc), включващи думата SKY (наричани по-нататък „марките“), чрез използването на знака „SkyKick“ и различни варианти на същия.
3. Делото е относително сложно, но по същество SkyKick отричат наличието на нарушение и предявяват насрещен установителен иск за обявяване на пълна или частична недействителност на регистрацията на марките, тъй като: i) описанията на стоките и услугите не са достатъчно ясни и точни, и ii) заявките са направени недобросъвестно.
4. Делото е от значение, тъй като позволява на Съда да разгледа въпроси, свързани с някои недостатъци, които се проявяват в системата на марката на Европейския съюз. Както отбелязват SkyKick, и петте въпроса на запитващата юрисдикция са свързани с един от най-проблематичните аспекти на марките — ролята и функцията на т.нар. „описание“ на стоките и услугите. Повечето решения от практиката на Съда в областта на марките са относно регистрирането на знак като марка. Правото в това отношение вече е относително добре установено. Продължават да са налице обаче празноти и несъответствия в правото във връзка с описанията на стоките и услугите. Защита на марката на Съюза се предоставя в съответствие с принципа на специалност(3), тоест по отношение на конкретни стоки или услуги, чието естество и брой определят обхвата на защитата, предоставена на притежателя на марката, във връзка със знака.
5. Запитващата юрисдикция изтъква като спорно преди всичко обстоятелството че съгласно приложимата национална и на Европейския съюз правна уредба на марките SkyKick изглежда не разполагат със защита срещу твърдяното от Sky нарушение на правото относно марките. Това повдига въпроса дали се е стигнало до положение в правото относно марките, при което притежателят на марката получава абсолютен монопол, а останалите лица не разполагат с възможност за защита в производство за нарушение, въпреки че марката нито е била, нито има вероятност да бъде използвана за много от стоките и услугите, за които е била регистрирана. С оглед на това настоящото дело илюстрира противопоставянето, което съществува днес между различните интереси, които трябва да се балансират.
I. Фактите в основата на спора в главното производство и преюдициалните въпроси
6. Спорните марки на Sky са i) фигуративна марка на Европейския съюз № 3 166 352, заявена на 14 април 2003 г. и регистрирана на 12 септември 2012 г. („EU352“) за стоки и услуги от класове 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 и 42; ii) фигуративна марка на Европейския съюз № 3 203 619, заявена на 30 април 2003 г. и регистрирана на 6 септември 2012 г. („EU619“) за стоки и услуги от класове 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 и 42; iii) словна марка на Европейския съюз „SKY“ № 5 298 112, заявена на 6 септември 2006 г. и регистрирана на 18 юни 2015 г. („EU112“) за стоки и услуги от класове 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41; iv) словна марка на Европейския съюз „SKY“ № 6 870 992, заявена на 18 април 2008 г. и регистрирана на 8 август 2012 г. („EU992“) за стоки и услуги от класове 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 и 35—45, и v) национална словна марка на Обединеното кралство „SKY“ № 2 500 604, заявена на 20 октомври 2008 г. и регистрирана на 7 септември 2012 г. („UK604“) за стоки и услуги от класове 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 и 35—45.
7. Sky предявяват иск срещу SkyKick за нарушение на посочените марки. В подкрепа на твърденията си за нарушение Sky посочват регистрацията на марките за следните стоки и услуги (въпреки че не всички марки са регистрирани за всички тези стоки и услуги): i) компютърен софтуер (клас 9); ii) компютърен софтуер, доставен чрез интернет (клас 9); iii) компютърен софтуер и телекомуникационна апаратура за осъществяване на връзки с бази данни и интернет (клас 9); iv) съхраняване на данни (клас 9); v) телекомуникационни услуги (клас 38); vi) услуги, свързани с електронна поща (клас 38); vii) обслужване на интернет портал (клас 38) и viii) компютърни услуги за достъп и извличане на информация/данни през компютър или компютърни мрежи (клас 38).
8. Sky използват в значителна степен марката „SKY“ за редица стоки и услуги, и по-специално за стоки и услуги, свързани с основните сфери от тяхната стопанска дейност, а именно i) телевизионно излъчване, ii) предоставяне на телефонни услуги и iii) предоставянето на широколентови услуги. SkyKick признават, че към ноември 2014 г. „SKY“ е известно на домакинствата в Обединеното кралство и Ирландия наименование в посочените области. Sky обаче не предлагат стоки или услуги, свързани с миграция или бекъп на електронна поща в „облака“, нито има данни, че възнамеряват да предоставят такива стоки или услуги в близко бъдеще.
9. SkyKick твърдят, че всяка една от марките трябва да се обяви за (частично) недействителна, тъй като е регистрирана за стоки и услуги, които не са посочени достатъчно ясно и точно.
10. Запитващата юрисдикция отбелязва, че това твърдение повдига два въпроса. Първият е дали това основание за недействителност може да се изтъкне срещу регистрирана марка.
11. Решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), постановява (а понастоящем в член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001(4) се предвижда такова изискване), че заявителят на марка трябва да посочи достатъчно ясно и точно стоките и услугите, за които се иска защита на марката, за да се позволи на компетентните органи и икономическите оператори да определят само въз основа на това обхвата на търсената защита. Ако заявителят не го направи, компетентната служба следва да остави заявката без разглеждане, ако описанието на стоките и услугите не бъде изменено така, че да бъде достатъчно ясно и точно.
12. Според запитващата юрисдикция от това не следва непременно, че ако заявителят не е изпълнил посоченото изискване, а по време на разглеждане на заявката службата е пропуснала да изиска от последния да отстрани липсата на достатъчно яснота или точност, след регистрация е възможно марката да бъде обявена за недействителна на това основание. Основанията за недействителност, изброени в Регламента, не съдържат изрично изискване описанието на стоки и услуги в заявката да регистрация на марка на Съюза да бъде ясно и точно. Положението по същество е идентично при националните марки.
13. Вторият въпрос, който запитващата юрисдикция повдига, е дали, ако това основание за недействителност може да се приложи, е възможно да се оспори спецификацията на някоя от марките.
14. Запитващата юрисдикция счита, че регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ е твърде широка, необоснована и в разрез с обществения интерес. Тя обаче посочва също, че от това не следва непременно, че понятието е недостатъчно ясно и точно. Всъщност на пръв поглед значението на последното е относително ясно и точно. Поради това самото понятие е достатъчно ясно и точно, което позволява да се прецени дали стоките на SkyKick попадат в неговия обхват. От друга страна, запитващата юрисдикция се затруднява да установи защо мотивите на службите за марките, които са част от Европейската мрежа за марки и дизайни (TMDN), изложени в Общото съобщение от 20 ноември 2013 г.,по отношение на „машините“ от клас 7, не са приложими и за „компютърния софтуер“(5).
15. Освен това, запитващата юрисдикция поставя въпроса дали действителността на спорните марки може да се засегне от недобросъвестността на заявителя в момента на подаване на заявката за регистрация на марката.
16. SkyKick твърдят в главното производство, че марките са регистрирани недобросъвестно, тъй като Sky не възнамерявали да използват тези марки за всички стоки и услуги, посочени в съответните описания. SkyKick приемат, че Sky са имали намерение да използват марките за някои от посочените стоки и услуги. Все пак основното твърдение на SkyKick е, че марките са изцяло недействителни. При условията на евентуалност SkyKick твърдят, че марките са недействителни, доколкото описанията обхващат стоки и услуги, за които Sky не са имали намерение да използват марките.
17. Запитващата юрисдикция сочи, че в сравнение с практиката на съдилищата на Европейския съюз съдилищата в Обединеното кралство се съсредоточават в по-голяма степен върху изискването относно намерението за използване заради ролята, изпълнявана от член 32, параграф 3 от United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Закон за марките от 1994 г., Обединено кралство, наричан по-нататък „Законът за марките от 1994 г.“) в системата на марките на Обединеното кралство(6).
18. Запитващата юрисдикция обаче се пита дали тази разпоредба е съвместима с правото на Съюза. Ако се приеме, че е съвместима, запитващата юрисдикция изпитва съмнения относно обхвата на изискваното намерение за използване на марката.
19. С оглед на това High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение) решава да спре производството и да отправи до Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Може ли марка на ЕС или регистрирана в държава членка национална марка да бъде обявена за изцяло или частично недействителна, тъй като някои или всички понятия, използвани в описанието на стоките и услугите, не са достатъчно ясни и точни, за да могат компетентните органи и трети лица само въз основа на тези понятия да определят обхвата на предоставената с марката защита?
2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли да се смята, че понятие като „компютърен софтуер“ е твърде общо и обхваща [ли] стоки, които са твърде различни, за да бъдат съвместими с функцията на марката да обозначава произход, за да може да се приеме, че това понятие е достатъчно ясно и точно и позволява на компетентните органи и трети лица само въз основа на него да определят обхвата на предоставената с марката защита?
3) Може ли да е налице недобросъвестност, ако марката е заявена само за регистрация, без намерение тя да бъде използвана за посочените стоки или услуги?
4) При утвърдителен отговор на третия въпрос, възможно ли е да се заключи, че заявителят е подал заявката отчасти добросъвестно и отчасти недобросъвестно, ако и доколкото заявителят е имал намерение да използва марката във връзка с някои от посочените стоки или услуги, но е нямал намерение да използва марката за други от посочените стоки или услуги?
5) Съвместим ли е член 32, параграф 3 от UK Trade Marks Act 1994 (Законът за марките от 1994 г., Обединено кралство) с [Директива (ЕС) 2015/2436(7)] и предшестващите я актове?“.
II. Анализ
20. Sky, SkyKick, правителството на Обединеното кралство, финландското, френското, унгарското, полското и словашкото правителство и Европейската комисия представят писмени становища пред Съда. Посочените страни, освен унгарското, полското, словашкото и финландското правителство, се явяват в заседанието.
1. Първи и втори преюдициален въпрос
1. Кратко обобщение на доводите на страните
21. Sky считат, че изискването за яснота и точност, което произтича от решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), е свързано само със заявката за регистрация. Поради това единствената възможна санкция за неспазване на това изискване е предприемането на действия служебно от органите с цел да гарантират, че заявката няма да доведе до регистрацията на стоки и услуги, чието описание не е ясно, нито точно. Sky твърдят, че основанията за отказ и недействителност са изчерпателно уредени в националното право и правото на Съюза, както и че сред тях не фигурира изискването за яснота и точност на описанието. Освен това в решения от 16 февруари 2017 г., Brandconcern/EUIPO и Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, т. 29 и 30), и от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, т. 38), Съдът постановява, че изискването за яснота и точност, произтичащо от решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), не следва да бъде изтъквано във връзка с марки, които вече са регистрирани. Sky предлагат на втория въпрос да се даде отрицателен отговор, тъй като понятия като „компютърен софтуер“, на които се основава твърдението за нарушение на регистрирана марка, отговарят на критерия за яснота и точност.
22. SkyKick предлагат на първия въпрос да се даде утвърдителен отговор. В противен случай на практика дружества като SkyKick нямало да разполагат със средства за защита в производство за нарушение, образувано срещу тях, в което притежателят на марка се позовава на понятие, което не е достатъчно ясно и точно, в разрез с изискванията на правото на Съюза. Поради това Съдът изяснил, че Директива 2008/95/ЕО(8) (и по аналогия Регламент (ЕО) № 207/2009)(9) изисква описанията да са ясни и точни. Съдът обаче не разгледал изрично последиците от неизпълнението на тези изисквания в описанието на регистрирана марка. Ако твърденията на Sky били правилни, значението на решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), на практика било много ограничено.
23. Според SkyKick изискванията за яснота и точност могат да се изведат от член 4, член 7, параграф 1, буква а) и член 8 от Регламент 2017/1001, както и от членове 3, 4 и 5 от Директива 2015/2436, разгледани в светлината на решение от 12 декември 2002 г., Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748). SkyKick твърди, че в решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, т. 43—45), Съдът също изтъква тези разпоредби, както и факта, че те представляват основания за отказ или недействителност.
24. SkyKick твърдят по същество, че на втория въпрос следва се даде утвърдителен отговор. Според тях неточността, дължаща се на твърде общия обхват на определено понятие и приложимостта му за множество видове стоки и услуги, представлява порок, идентифициран в решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).
25. Правителството на Обединеното кралство, френското, унгарското, полското, словашкото и финландското правителство предлагат на първия въпрос да се даде отрицателен отговор, тъй като основанията за отказ на регистрация са уредени изчерпателно и никъде в законодателството няма изрично изискване описанието на стоките и услугите да е ясно и точно. Освен това съгласно съдебната практика (т. 21 от настоящото заключение) изискването за яснота и точност е приложимо само на етапа на регистрация на марката.
26. Правителството на Обединеното кралство и финландското правителство не считат за необходимо да се отговаря на втория въпрос предвид предлагания от тях отговор на първия.
27. Унгарското, френското, полското и словашкото правителство твърдят по същество, че понятието „софтуер“ не е твърде широко и не обозначава стоки, които са твърде разнообразни с оглед на идентифицирането на стоките и услугите, обхванати от регистрацията.
28. Въз основа на аналогични с тези на встъпилите правителства доводи Комисията по същество твърди, че отговорът на първия въпрос следва да е отрицателен. Тя добавя, че проверката на отличителния характер се основава на взаимовръзката между „знака“ и „стоките или услугите“, а не на точността или липсата на такава в описанието на тези стоки или услуги(10). Ако описанието на стоките е неясно, това ще се тълкува в ущърб на притежателя, а изводът ще бъде, че липсва отличителен характер. Комисията сочи, че предвид отговора на първия въпрос, не се налага да се дава отговор на втория. Освен това тя счита, че Общото съобщение е неприложимо ratione temporis по отношение на спорните марки.
2. Съображения
29. С първия и втория въпрос, които следва да бъдат разгледани заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали липсата на яснота и точност на понятията, описващи стоките и услугите, обхванати от марката, може да бъде основание за недействителност на регистрирана марка. Ако отговорът е утвърдителен, тя иска да знае дали спорното в главното производство понятие „компютърен софтуер“ е достатъчно ясно и точно, така че да позволява на компетентните органи и трети лица да определят само въз основа на това понятие обхвата на защитата, предоставена с марката.
30. След направеното уточнение считам, че Съдът следва да отговори на втория въпрос, дори отговорът на първия въпрос да е отрицателен. Това следва от необходимостта да се провери дали липсата на яснота и точност в описанието на стоките и услугите, обхванати от регистрацията на марка, може да се обвърже с някое от основанията за недействителност, които са изрично предвидени в приложимото законодателство на Съюза.
31. Преди да разгледам въпросите по същество, посочвам, че при изследването на тези въпроси запитващата юрисдикция ще трябва да установи конкретната законодателна уредба на Съюза, която е приложима ratione temporis, тъй като в преюдициалното запитване за съжаление тя не посочва конкретно определен акт.
32. Производството се отнася както до марки на Съюза, от една страна, така и до национална марка, от друга, през периода 2003—2018 г. Предвид естеството на основния иск (твърдение за нарушение) и на насрещния иск за обявяване на недействителност, разгледани заедно, в това производство могат да намерят приложение повече от един регламент и една директива от достиженията на правото на Съюза в областта на марките.
33. Както отбелязва Комисията, релевантната дата за разглеждане на насрещния иск, предявен в производството за установяване на нарушение, е датата на заявката за регистрация. Ищците подават заявки за марките през периода 14 април 2003 г.—20 октомври 2008 г. По отношение на марките на Съюза това означава, че релевантният законодателен акт е Регламент (ЕО) № 40/94(11) (а не Регламент № 207/2009), а за националната марка е приложима Директива 89/104/ЕИО(12) (а не Директива 2015/2436).
34. По отношение на твърденията за нарушение, производството за спорните марки на Съюза се отнася до периоди, обхванати от Регламент № 207/2009; релевантното за националната марка законодателство е Директива 2008/95.
35. От това следва, че по отношение на марките на Съюза Регламент № 207/2009 се прилага за твърденията за нарушение, а Регламент № 49/94 за заявката за регистрация; а по отношение на националната марка Директива 2008/95 се прилага за твърденията за нарушение, а Директива 89/104 за заявката за регистрация, което обаче запитващата юрисдикция трябва да провери.
36. За улеснение, в настоящото заключение е достатъчно да се разгледат преди всичко разпоредите на Директива 89/104 и на Регламент № 40/94, не на последно място тъй като липсва съществена разлика между релевантните в случая разпоредби на по-ранния Регламент № 40/94 и на по-късния Регламент № 207/2009; въпреки че номерацията на някои членове се променя; същото се отнася и за Директива 89/104 и Директива 2008/95(13).
1) Изискването за яснота и точност не е сред основанията за недействителност, уредени изчерпателно в законодателството на Съюза
37. Първият преюдициален въпрос изисква от Съда да изясни обхвата на съдебната практика, установена с решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). По-конкретно, запитващата юрисдикция иска да установи какви са последиците от тази съдена практика, в случай че регистрирана марка не отговаря на изискването за яснота и точност.
38. Стигнах до извода, а налице до голяма степен е консенсус и сред встъпилите държави членки и Комисията, че на първия въпрос следва да се даде отрицателен отговор.
39. Причината за това е ясна: липсва разпоредба в релевантното законодателство, предвиждаща недействителност на регистрирана марка на основание, че някое или всички понятия в описанието на стоките и услугите са недостатъчно ясни и точни.
40. Макар да е вярно, че липсата на яснота и точност на представянето на знака е основание за недействителност по член 3, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 (и Директива 2008/95) и по член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, това не променя факта, че при описанието на стоките и услугите случаят е различен. Всяко друго тълкуване в голяма степен би лишило разпоредбите на член 2 от Директива 89/104 и на член 4 от посочения регламент от тяхното практическо значение.
41. Относно националните марки член 3 от Директива 89/104 (основания за отказ или недействителност) просто не предвижда конкретно основание за недействителност поради липсата на яснота и точност на описанието на стоките или услугите, обхванати от регистрацията. Запитващата юрисдикция признава това обстоятелство (вж. т. 159 от решението по главното производство).
42. Съдебната практика също установява, че „[в]идно от седмото съображение, Директивата изброява изчерпателно основанията за отказ или недействителност на регистрацията на самата марка“(14). Освен това съдебната практика пояснява, във връзка с Директива 2008/95, която кодифицира Директива 89/104, че първата „не допуска държавите членки да въвеждат основания за отказ или за обявяване на недействителност, освен предвидените в [тази директива]“(15).
43. Следователно, тъй като липсата на яснота и точност на понятията, използвани в описанието на стоките и услугите, обхванати от регистрацията на национална марка, не е изрично предвидена в член 3 от Директива 89/104, тя не може да се счита за допълнително основание за недействителност към предвидените в посочения член.
44. По същия начин, що се отнася до марките на Съюза, следва да се отбележи, че списъкът с абсолютни основания за недействителност, съдържащ се в член 51 от Регламент № 40/94 и в член 7 от този регламент, към който член 51 препраща, не включва основание за недействителност поради липсата на яснота или точност на понятията, използвани в описанието на стоките и услугите, обхванати от регистрацията на марка на Съюза.
45. Член 96 от Регламент № 40/94, озаглавен „Насрещни искове“, предвижда, че „[н]асрещният иск за отмяна или за обявяване на недействителност може да се основава само на основания за отмяна или за недействителност, упоменати в настоящия регламент“.
46. Съдебната практика, цитирана в точка 42 от настоящото заключение, очевидно се прилага и по отношение на регламентите за марките на Европейския съюз и на марките на Съюза.
47. От това следва, че списъкът с абсолютни основания за недействителност в член 51 от Регламент № 40/94 е изчерпателен и че липсата на яснота и точност в описанието на стоките и услугите, обхванати от регистрацията на марка на Съюза, не може да се счита за допълнително основание за недействителност към предвидените от законодателя на Съюза в този регламент.
48. Действително съгласен съм, че въпроси като липсата на яснота и точност са от значение в правото относно марките, но те трябва да се разглеждат от компетентните служби за марките, когато до тях бъде подадена заявка за регистрация на марка.
49. Въпреки че е невъзможно съществуващи регистрации, които не отговарят на изискването за яснота и точност, да бъдат обявени за недействителни на това основание, посоченото обстоятелство ще има последици относно обхвата на защита на регистрираната марка.
50. Това твърдение се подкрепя от систематичния анализ на законодателната уредба на Съюза. Както отбелязва Комисията, възможно е да се постави въпросът защо законодателят е стигнал до заключението, че липсата на яснота и точност на представянето на знака следва да бъде основание за недействителност, но не следва да е такова основание, когато се отнася до описанието на стоките и услугите. Причината е, че след като е била подадена заявка за марката, представянето на знака по принцип не може да се променя (освен при някои тясно определени изключения) от съображения за правна сигурност. В този смисъл при констатация, че е подадена заявка или е регистриран знак в нарушение на член 3, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 или на член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, това нарушение не може да се отстрани ex post. Отказът (преди регистрация) или отмяната (след регистрация) са единствените възможни варианти при тези обстоятелства.
51. За разлика от това съгласно Регламент № 40/94 описанието на стоките и услуги винаги може да бъде ограничено или във връзка с него да се направи частичен отказ (притежателят може впоследствие да доуточни или да стесни, но не и да разшири списъка със стоки и услуги, с което да отстрани липсата на яснота и точност). Поради това липсата на яснота и точност на описанието на стоките и услугите може да се отстрани преди или след регистрацията. Директива 89/104 предоставя процесуална автономия, която позволява държавите членки да предвидят същото.
2) Може ли изискването за яснота и точност да се обвърже с основание за недействителност, предвидено в законодателството на Съюза?
52. Тук следва да се провери дали липсата на яснота и точност на описанието на стоките и услугите, обхванати от регистрацията на марка, може да се обвърже с някое от основанията за недействителност, които са изчерпателно предвидени в приложимото законодателство на Съюза.
53. SkyKick твърдят, че в това отношение съществуват две възможности.
54. Първо, те считат, че макар решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), да не посочва къде точно в текста на приложимите директиви и регламенти се съдържат думите, от които да се изведе имплицитното условие за яснота в описанието, което посоченото решение установява в този случай, то все пак съвсем ясно констатира, че яснотата е имплицитно изискване при регистрация на марката, тоест за нейната действителност, както и условие за регистрация. Като имплицитно това условие може да се изведе естествено от член 2 във връзка с член 3, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, по отношение на националните марки, а за марките на Европейския съюз — от член 4 във връзка с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94.
55. В решение от 12 декември 2002 г., Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, т. 51 и 52), Съдът приема във връзка с графичното възпроизвеждане на знаци, че „икономическите оператори трябва да могат да придобият ясна и точна представа за извършените регистрации или за направените от техните настоящи или потенциални конкуренти заявки за регистрация и по този начин да получат достоверна информация за правата на трети лица“ и че „за да могат потребителите на регистъра да определят точното естество на марката въз основа на нейната регистрация, графичното ѝ възпроизвеждане в регистъра трябва да бъде самодостатъчно, лесно достъпно и разбираемо“.
56. SkyKick твърдят, че същото трябва да важи и по отношение на изискването за яснота и точност при описанието на стоките и услугите, обхванати от регистрацията.
57. Достатъчно е да се отбележи, както по същество твърдят всички страни с изключение на SkyKick, че съдебната практика, установена с решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) — независимо от убедителния език, използван от Съда — просто не може да се тълкува в смисъл, че въвежда ново основание за недействителност, особено след като от самото законодателството следва толкова ясно, че списъкът с основанията за недействителност е изчерпателен.
58. Считам (подобно на Комисията), че при провеждане на аналогията с решение от 12 декември 2002 г., Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), в решение Chartered Institute of Patent Attorneys Съдът много внимателно уточнява, че целта на изискването за яснота и точност, прилагано във връзка със знаците, е да се определи предметът на защита, за да се установи обхватът на заявената защита(16). Регистрацията на знак като марка винаги трябва да се иска с оглед на определени стоки или услуги. Ако графичното представяне на знака в заявката за регистрация има за задача да определи точния предмет на защитата, предоставяна на марката(17), то обхватът на тази защита се определя от естеството и броя на посочените в заявката стоки и услуги. Следователно от решение Chartered Institute of Patent Attorneys следва, че става дума само за основание за възражение срещу регистрацията на марка и това решение не дава основание за обявяване на недействителност след извършване на регистрацията. Съдът не се произнася относно последиците от регистрацията на марка, която не е в съответствие с изискването за яснота и точност.
59. Второ, SkyKick твърдят, че това изискване може да се обхване и от основанието за отказ или недействителност на марките, които противоречат на обществения ред или морал съгласно член 3, параграф 1, буква е) от Директива 89/104 и член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94.
60. Стигам до извода, че това е така в настоящия случай, и както ще изясня по-долу (в т. 79 от настоящото заключение), аз съм съгласен със запитващата юрисдикция, че регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ е необоснована и противоречи на обществения интерес.
61. От съдебната практика също може да се заключи, че марка, която не отговаря на изискването за яснота и точност, нарушава обществения ред (вж. по-специално решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, т. 46—48).
62. Освен това, ако регистрациите се получават твърде лесно и/или са твърде широкообхватни, това би възпрепятствало достъпа на трети лица, тъй като изборът от подходящи марки би ставал все по-ограничен, разходите, прехвърляни на потребителите, все-по-големи, а общодостъпните знаци — все по-малко (вж. т. 95 от настоящото заключение).
63. Считам, първо, че в решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), Съдът изрично установява, че обширните понятия, които могат да се приложат към множество различни стоки и услуги, не са достатъчно ясни и точни. Второ, както отбелязват SkyKick, твърде общите понятия предизвикват същите съображения относно обществения ред, както и други видове неясни и неточни понятия и условия. Съображение 28 от Регламент 2017/1001 изразява този проблемен аспект с оглед на обществения ред. Трето, да се допусне регистрацията на толкова широко описани стоки и услуги, не е в съответствие с основната функция на марката, установена в решение от 29 септември 1998 г., Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, т. 28).
64. Запитващата юрисдикция счита, че ако марките действително обхващат въпросните стоки и услуги, тя ще трябва да установи нарушение на марка въз основа на сравнение между много широко посочените стоки и услуги, регистрирани от Sky (независимо от действителното използване от Sky и репутацията им за тези стоки и услуги; както ще стане ясно по-долу, всъщност може да се каже, че марките се използват за „огромен и твърде разнороден набор от стоки“), и стоките и услугите на SkyKick. Запитващата юрисдикция явно не намира това заключение за задоволително.
65. Запитващата юрисдикция прави фактически констатации относно широкия обхват на посочените в заявката за регистрация на марките стоки и услуги (вж. т. 4 от преюдициалното запитване): например към датите на подаване на заявките за регистрация на марките на Съюза на Sky те не са имали намерение да използват марките си на Съюза за всички съдържащи се в описанията стоки и услуги (вж. т. 250 от решението по главното производство). Изявлението на Sky във връзка с марката на Обединеното кралство, направено съгласно член 32, параграф 3 от Закона от 1994 г., че използва марката (или възнамерява да го прави) за стоките/услугите, за които търси защита посредством марката, е отчасти невярно (вж. т. 254 от решението по главното производство).
66. На следващо място, описанията включват стоки/услуги, по отношение на които Sky няма търговска обосновка за регистрация. Според съда в главното производство, след преценка на всички доказателства и факти по делото, „се налага изводът, че причината за включването на такива стоки и услуги е, че Sky са имали стратегия да търсят много широка защита с марките, независимо дали това е било обосновано от търговска гледна точка“ (вж. т. 250 от решението по главното производство). Например описанията са изключително широки, що се отнася до заявките за регистрация на марки „EU112“ (2 836 думи), „EU992“ (8 127 думи) и „UK604“ (8 255 думи) (т. 4 от акта за преюдициално запитване). Посоченият от Sky свидетел често не е в състояние да потвърди, че Sky са имали намерение да използват марките във връзка с определени стоки и услуги, включени в описанията (вж. т. 246 от решението по главното производство).
67. В тази връзка подчертавам, че запитващата юрисдикция е разгледала различните категории стоки и услуги и е направила изводи въз основа на техния анализ, разпитала е свидетели и е установила фактите, а това именно е проверката, която би следвало да се направи по дело като разглежданото.
68. Считам, че макар използването да не е предварително изискване за регистрацията на марка, в крайна сметка функционирането на цялата система се основава на (някакво) използване, рано или късно.
69. В тази връзка припомням съображение 9 от Директива 2008/95 и съображение 10 от Регламент № 207/2009.
70. Съдът(18) е постановил, че „от [посочените съображения] личи, че законодателят на Съюза е пожелал да запази защитата на правата, свързани съответно с националната марка или с марката на [Съюза], при условие че тя се използва реално. […] неизползваната марка на [Съюза] може да застраши конкуренцията, като ограничи набора от знаци, които могат да бъдат регистрирани като марки от други лица, и лиши конкурентите от възможността да използват тази марка или сходна марка при пускането на вътрешния пазар на стоки или услуги, които са идентични или сходни с обхванатите от съответната марка. Поради това неизползването на марка на [Съюза] може също така да ограничи свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги“. Макар действително тези съображения да са във връзка с отмяна след липса на използване в продължение на пет години, изложените разсъждения важат за изискването за използване през целия жизнен цикъл на марката, а необходимостта от по-голяма точност се извежда и от съображения, свързани с опасенията за препълване на регистъра(19). Съдът вече е постановил, че регистърът на марките трябва да е „подходящ и точен“(20). Действително препълването на регистъра нарушава баланса на интересите в областта на интелектуалната собственост в ущърб на обществения интерес, поради което е необходимо търсещите защита да описват ясно обекта на действително търсената от тях защита(21).
71. Посочвам също, че новата Директива 2015/2436 е формулирана още по-строго. Текстът на съображения 31 и 32 е следният: „[м]арките изпълняват предназначението си да отличават стоките или услугите и да дават възможност на потребителите да правят информиран избор само когато действително се използват на пазара. Изискване за използване освен това е необходимо с цел да се намали общият брой на марките, които са регистрирани и защитени в Съюза, а оттук и броят на възникващите конфликти между тях. Поради това е особено важно да се заложи изискването регистрираните марки действително да се използват във връзка със стоките или услугите, за които са регистрирани, или, ако не се използват в тази връзка в срок от пет години от датата, на която е приключила процедурата по регистрация, да подлежат на отмяна“ (курсивът е мой), поради което „регистрирана марка следва да бъде защитена само доколкото действително се използва“. Всъщност няма друга за защита на марка на Съюза, ако тя не се използва реално(22).
72. Ако в регистъра се включат понятия, които не се прилагат и които са неясни и несигурни, това ще окаже и възпиращо въздействие по отношение на конкурентите, които планират да навлязат на пазара(23), тъй като на пазара дружества като Sky ще изглеждат по-големи, отколкото са в действителност.
73. Накратко, Sky не са имали намерение да използват марките за включените в регистрациите стоки и услуги в три отделни случая (вж. т. 251 от решението по главното производство): i) описанията включват конкретно посочени стоки и услуги, във връзка с които Sky нямат изобщо намерение да използват марките, като например „препарати за избелване“, „изолационни материали“ и „камшици, бичове“; ii) описанията включват категории стоки и услуги, които са толкова широки, че Sky не са имали намерение да използва марките в рамките на цялата категория: основният пример е „компютърен софтуер“, но има и други като например „телекомуникации/телекомуникационни услуги“ и в петте регистрации, и iii) описанията целят да обхванат всички стоки/услуги в съответните класове (например намерението е било да се обхванат всички видове компютърен софтуер от клас 9, независимо от това, че Sky не са и не биха могли да предоставят всички видове софтуер, но Sky са искали да обхванат всички стоки от клас 9). Този клас включва стотици различни стоки — от електрически звънци за врати до хронометри за варене на яйца, противопожарни аларми и спояеми предпазители с жична вложка. Sky са използвали спорните (и други притежавани от тях) марки при възражения срещу определени части от заявки за марки на трети лица, обхващащи стоки и услуги, във връзка с които Sky нямат намерение да използват марките (вж. т. 255 от решението по главното производство).
74. Въпреки че от една страна понятието „компютърен софтуер“ е ясно (отнася се до компютърен код), то без съмнение е неточно, доколкото обхваща стоки, които са твърде разнообразни по своята функция и приложно поле, за да бъдат съвместими с функциите на марка.
75. Както постановява Съдът в решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, т. 54), „някои общи термини, съдържащи се в заглавията на класовете на Ницската класификация, […] не могат да отговорят на това изискване [да бъдат достатъчно ясни и точни], тъй като са твърде общи и обхващат твърде различни стоки или услуги, за да са съвместими с функцията на марката като обозначение за произход“ (курсивът е мой).
76. Именно това е положението по настоящото дело. Съгласен съм със запитващата юрисдикция, че регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ е твърде широка поради причините, изложени от съдия Laddie в решение Mercury срещу Mercury(24), които с още по-голяма сила важат почти четвърт век по-късно, когато компютърният софтуер е много по-разпространен отколкото през 1995 г.
77. В това решение съдия Laddie постановява, че „според ответника така формулираната от ищеца регистрация създава монопол върху марката (и сходни марки, от които може да последва объркване), използвана за огромен и твърде разнороден набор от стоки, включително за стоки, по отношение на които ищецът няма легитимен интерес. По време на обсъжданията посочих [на процесуалния представител на ищеца], че регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ би обхванала кой да е набор от фиксирани цифрови инструкции, използвани за управление на компютри от всякакъв вид. Тя би обхванала не само стоки от вида на тези на ищеца, но и софтуер за игри, счетоводен софтуер, софтуер за дизайн на генеалогични таблици, софтуер, използван в областта на медицинската диагностика, софтуер, използван за управление на компютрите в сателити, и софтуера, използван в компютрите, управляващи системата на Лондонското метро. Мисля, че накрая той се съгласи, че някои от тези примери са толкова отдалечени от това, което доверителят му пуска на пазара и от което се интересува, че може да се окаже желателно да се ограничи обхватът на регистрацията, за да се изключат някои по-екзотични стоки. При всички положения, независимо дали това се приема или не, според мен има убедителни съображения, че в общия случай регистрацията на марка просто за „компютърен софтуер“ е твърде широка. Според мен определяща характеристика на даден компютърен софтуер не е носителят, на който е записан, нито че с него се управлява компютър, нито търговските канали, през които преминава, а функцията, която изпълнява. Софтуерът, който позволява на компютъра да действа като симулатор на полети, е съвсем различен продукт от софтуера, който например позволява на компютъра оптически да разпознае отпечатан текст или да проектира химически завод. Според мен е напълно нежелателно търговец, който има интереси в ограничен сегмент компютърен софтуер, с регистрацията да получи установен по закон монопол с неопределена продължителност, обхващащ всякакви видове софтуер, включително твърде отдалечени от сферата на търговските му интереси“.
78. В това отношение SkyKick правилно отбелязват, че в съвременното общество практически неограничен кръг от „интелигентни“ стоки съдържат компютърен софтуер или се доставят с такъв софтуер: игрални конзоли, електронни книги, битови уреди, играчки, телевизори, настолни часовници и пр. (да не говорим за програми като софтуера за оперативен контрол на апаратурата на Големия хадронен колайдер). Част от всички тях е някакъв компютърен софтуер, въпреки че това са съвсем различни видове стоки. В крайна сметка целта на нормите на Съюза относно марките не е дружеството, доставчик на интелигентни хладилници, да бъде съдено за нарушение на марка заради това, че доставя идентични стоки — а именно компютърен софтуер — с доставчика на софтуер за борсова търговия.
79. Накратко, според мен регистрацията на марка за стоката „компютърен софтуер“ е необоснована и в противоречие с обществения интерес, тъй като предоставя на притежателя на марката монопол върху широка гама стоки, който не може да бъде обоснован с легитимните му търговски интереси.
80. Следва да се отбележи, както посочва запитващата юрисдикция, че изложеното становище се приема и в практиката на United States Patent and Trademark Office (Служба за патентите и марките на САЩ, наричана по-нататък „USPTO“) и в нейния Trademark Manual of Examining Procedure (Наръчник за производството за проверка на марки, наричан по-нататък „TMEP“) (в системата на САЩ относно марките не се допуска заявка само за „компютърен софтуер“, а с цел точност заявителят трябва да посочи вида/предназначението на софтуера и областта на приложение)(25). На 21 юни 2012 г. проверителите на USPTO приемат възражение срещу понятията „компютърен софтуер“ и „компютърни услуги“: „формулировката „компютърен софтуер“ […] е неопределена и трябва да се изясни, тъй като трябва да се впише предназначението […] Описанието на компютърния софтуер трябва да уточнява целта или функцията на същия“.
81. Също съм съгласен със запитващата юрисдикция, че не е съвсем ясно защо мотивите на TMDN относно „машините“ от клас 7 не могат да се приложат в настоящия случай и по отношение на „компютърния софтуер“ (вж. бележка под линия 5 в настоящото заключение), „телекомуникационните услуги“ (вж. т. 163 от решението по главното производство) или пък за „финансовите услуги“(26).
3) Кои критерии са релевантни при установяване дали определено понятие е достатъчно ясно и точно?
82. Стигнах до извода, че анализът на релевантните критерии за установяване на яснота и точност следва да започне от съществуващата практика на съдилищата на Съюза относно изпълнението на изискването за „използване“ във връзка с някои, но не и всички стоки или услуги. Както се приема в правната доктрина(27), тази съдебна практика е важна, защото изяснява по какъв начин определени части от марките, които не са били използвани, се отделят от частите, които са били използвани. Тя очертава степента на специфичност, която следва да се изисква за действителността на марката, и при всички положения, необходимата степен на точност след изтичането на пет години.
83. До момента само Общият съд е имал възможност да се произнесе по този въпрос. В решение от 14 юли 2005 г., Reckitt Benckiser (España)/СХВП — Aladin (ALADIN) (T‑126/03, EU:T:2005:288; необжалвано)(28), той очертава основния подход при частично използване на стока или услуга. Откроява две сили, които стесняват обхвата на използване. Когато марката се използва само за някои стоки или услуги, не може да се счита, че се използва за всички стоки или услуги, за които е била регистрирана (т. 44 от посоченото решение). Намирам подхода за правилен, доколкото разглежда конкретните стоки като категории и подкатегории. Използването в рамките на определена категория е достатъчно за запазване на цялата категория, ако тя не може да се подели на достатъчно обособени подкатегории (т. 45 и 46), освен на произволен принцип(29). Поради това трябва да се определи дали дадена категория включва самостоятелни подкатегории, за да може Съдът да се произнесе дали има доказано използване само за дадена подкатегория стоки и услуги, или, от друга страна, ако не може да бъде идентифицирана определена подкатегория, може да се приеме използване за цялата категория(30).
84. Поради това считам, че Съдът трябва да постанови, че намерението за използване трябва да съответства на отмяната поради липса на използване(31).
85. Действително Комисията предлага такъв подход още преди около 11 години по делото, приключило с решение от 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, т. 31 и 32)(32), при който EUIPO трябва да провери в хода на процедурата по регистрация на знак като марка дали тази регистрация е заявена с оглед на действителното използване на марката. За разлика от това, ако EUIPO регистрира знак като марка и впоследствие последната не е действително използвана, трети лица могат, преди да изтече срок от пет години, да поддържат на основание член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, че към момента на регистрацията на посочения знак като марка заявителят е бил недобросъвестен, и да поискат на това основание марката да бъде обявена за недействителна. Що се отнася до относимите критерии, за да се определи дали заявителят е бил недобросъвестен, Комисията споменава поведението на последния на пазара, поведението на другите оператори по отношение на заявения знак, обстоятелството, че към момента на подаването на заявката заявителят разполага с портфейл от марки, както и всички други обстоятелства, свързани с конкретния случай.
86. Това е разумен подход, тъй като „ако към момента на подаване на заявката заявеното използване на марката не би било достатъчно за отхвърлянето на иск за отмяна пет години по-късно, съдът следва да приеме, че заявката е била недобросъвестна. По време на проверката нищо няма да се промени, Службата за марките отново няма да има задължение да определя налице ли е намерение за използване в момента на подаване на заявката, […] а по-скоро трети лица ще трябва да искат обявяване на недействителност на марката след нейната регистрация (или в производство по възражение през Службата за марките, когато е възможно да се повдигнат абсолютни основания за отказ). […] На практика това (обикновено) би означавало, че само ако третото лице желае действително да използва неизползваната марка [както в главното производство], то би искало обявяване на нейната недействителност; в противен случай неизползваните марки (включително за които няма намерение да се използват когато и да било) просто ще останат в регистъра (както и до момента)“(33).
2. По третия преюдициален въпрос
1. Кратко обобщение на доводите на страните
87. Sky твърдят, че няма изисквания за използването на марка, регистрирана в държава членка или на равнището на Съюза, освен конкретно установените от приложимото законодателство на Съюза, които следва да се оценяват напълно обективно по повод на искане inter partes за налагане на санкции, постъпило след изтичането на непрекъснат период от пет години, през който липсва използване. Налагането на санкции поради неизползване не зависи от наличието на субективно намерение у притежателя на марката. Sky добавят, че е недопустимо приемането или прилагането на правило, съгласно което защитата на марките с регистрация е или е била в зависимост от условието за наличие на изрично или мълчаливо „заявено намерение за използване на марката“ към момента на подаване на заявката за регистрация било на равнището на държава членка, било на равнището на Съюза. Обединеното кралство не може да приема или прилага различно свое правило след съобщението, което е направило по реда на правило 7, параграф 2 от Общия правилник за приложение на Мадридската спогодба и Протокола относно тази спогодба(34). Не се допуска приемане или прилагане на правило, съгласно което недобросъвестността се приравнява на липсата на намерение за използване на марка за стоки или услуги, включени в заявка за регистрацията на тази марка, подадена в държава членка или на равнището на Съюза.
88. SkyKick по същество твърдят, че на третия въпрос следва да се даде утвърдителен отговор, тъй като Sky са действали недобросъвестно.
89. Британското правителство предлага на третия и четвъртия въпрос да се даде общ утвърдителен отговор.
90. Френското правителство сочи, че трети, четвърти и пети въпрос трябва да се разгледат заедно и да получат отрицателен отговор. То по-конкретно сочи, че и Съдът изисква заявителят да има намерение да причини вреда на трето лице, поради което самото подаване на заявка за регистрация на марка без намерение за нейното използване не съставлява достатъчно основание да се установи недобросъвестност. Освен това посоченото правителство твърди, че ако през петгодишния гратисен период притежателят не започне реално да използва марката на Съюза във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, марката е предмет на санкция поради липса на използване, а санкцията следва да се приложи независимо дали притежателят на марката възнамерява да използва стоките и услугите, включени в заявката за регистрация.
91. Унгарското, полското и словашкото правителство не предлагат отговор на този въпрос.
92. Финландското правителство сочи, че третият въпрос трябва да получи отрицателен отговор. Финландското правителство и Комисията сочат сходни доводи и считат, че намерението на заявителя може при определени обстоятелства да бъде „елемент от състава на недобросъвестността“, когато единствената цел е да не се допусне навлизането на пазара на трето лице. Липсата на реално намерение за използване на марката може „при определени обстоятелства“ да подкрепи извода, че заявката е направена недобросъвестно, ако се установи, че единствената цел, преследвана от заявителя ѝ, е да не се допуска „навлизането на пазара“ на трети лица(35).
2. Съображения
93. Третият въпрос е дали спорните марки са регистрирани недобросъвестно, тъй като Sky не са имали намерение да ги използват за всички стоки и услуги, посочени в съответните описания, и всъщност са подали заявки за регистрацията на марките без каквото и да било намерение да ги използват за посочените стоки или услуги. Следователно по настоящото дело Съдът ще трябва да се произнесе относно смисъла и обхвата на понятието „недобросъвестност“, съдържащо се в член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и член 3, параграф 2, буква г) от Директива 89/104(36).
94. Според мен, ако запитващата юрисдикция установи, че заявител — както в случая Sky — е имал нарочно за цел придобиването на права, които не е имал намерение да използва, евентуално по-специално за да не допусне трети лица да използват регистрираната марка за продажбата на тези стоки и услуги, е налице недобросъвестност(37). Причината е, че умишлените постъпки за регистрация за стоки и услуги, за които няма намерение за търговска дейност, отразяват намерение за злоупотреба със системата на марките. Да се допусне обявяване на недействителност на марка поради недобросъвестност в резултат от липса на намерение за използване за някои от описаните стоки и услуги, е в съответствие не само със самата цел на Регламент № 40/94 и на Директива 89/104 (и заменящите ги актове), но и със законодателната история на това понятие (вж. т. 115 от настоящото заключение).
95. Действително запитващата юрисдикция правилно отбелязва, че тези въпроси са важни: обстоятелствата, при които може да се получи регистрация на марка, и обхватът на получената защита са ключови елементи за всяка система за марки и имат решаващо значение за нейния баланс. Без съмнение има предимства да се разреши регистрацията на марки, без да се изисква те да са действително използвани, каквато е европейската система (за разлика например от системата в САЩ). Две от основните предимства са, че притежателите на брандове могат по-лесно да получат защита на марките си преди пускането на нов продукт на пазара и че процесът на регистрация се опростява, ускорява и става по-евтин. Освен това, ако регистрациите се получават твърде лесно и/или са твърде широкообхватни, това би възпрепятствало достъпа на трети лица, тъй като изборът от подходящи марки би ставал все по-ограничен, разходите, прехвърляни на потребителите, все-по-големи, а общодостъпните знаци — все по-малко.
96. Споделям и становището на запитващата юрисдикция, че ако заявител подаде заявка за регистрация на марка без намерение да я използва за посочените стоки и услуги, няма пречка марката да бъде регистрирана (приемайки, че във всички други отношения марката е годна за регистрация). Единственият начин, по който регистрацията може да бъде отменена или ограничена по обхват преди изтичането на петгодишния период, необходимо за атакуване на марката поради неползване, е същата да се оспори на основание, че заявката е подадена недобросъвестно. Ако дадена марка може да бъде регистрирана без наличието на намерение да бъде използвана по отношение на всички или някои от посочените стоки и услуги и ако регистрацията не може да бъде оспорена или ограничена на основание недобросъвестност, тогава системата ще бъде отворена за злоупотреби. Примери за такива злоупотреби се откриват в съдебната практика(38).
97. Удобно съвпадение е, че неотдавна Съдът разгледа тези въпроси по дело пред него. Съгласен съм с генералния адвокат Kokott, която предлага като критерий за установяване на недобросъвестност момента, в който субектът е получил недължимо предимство в рамките на системата за марките на Съюза(39).
98. В решението по това дело (от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:287, т. 45) Съдът най-напред припомня, че правилата относно марката на Европейския съюз имат по-специално за цел да допринасят за системата на ненарушена конкуренция в Съюза. Според тази система, за да привличат клиенти с качеството на своите стоки или услуги, предприятията трябва да могат да регистрират като марки знаци, които позволяват на потребителите да различат, без риск да се объркат, стоките или услугите на посочените предприятия от тези с различен произход.
99. На следващо място, в точка 46 от това решение той постановява, че „абсолютното основание за недействителност по член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 се прилага, когато от релевантни и непротиворечиви улики следва, че притежателят на марка на Европейския съюз е подал заявката за регистрация на тази марка не с цел почтено да участва в пазарната конкуренция, а с намерението да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика, или с намерението да получи — без дори да има предвид конкретно трето лице — изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка, по-специално […] съществена[та] функция по указването на произхода“.
100. В тази връзка Съдът е постановил по-рано, че „за наличието на недобросъвестност на заявителя по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 трябва да се направи цялостна преценка, като се имат предвид всички относими фактори в конкретния случай“, и че „намерението на заявителя към относимия момент е субективен елемент, който трябва да се преценява съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай“(40).
101. Освен това в решение от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724, т. 62 и сл.), Съдът също счита за важно да посочи, че по това дело Общият съд „не е разгледал въпроса дали, като се имат предвид дейностите на встъпилата страна, е логично от търговска гледна точка подаването на заявка за марка, която съдържа стилизираната дума „KOTON“, за стоки и услуги от класове 25, 35 и 39 по смисъла на Ницската спогодба“. Той постановява също, че макар Общият съд да е посочил „търговската логика, в която се вписва подаването на заявка“, и „хронологията на събитията около подаването ѝ“ като обстоятелства, които могат да са релевантни, по-нататък в своето съдебно решение Общият съд не ги е разгледал изчерпателно. Съдът приема, че основанието за обжалване е налице и отменя решението на Общия съд.
102. За разлика от Съда Общият съд вече има натрупана практика относно недобросъвестността. Макар действително решенията по много от делата да зависят от конкретните факти, практиката на Общия съд приема също, че при определени обстоятелства регистрацията на марка без (реално) намерение за нейното използване е недобросъвестна(41).
103. Считам, че посочената практика на Общия съд правилно потвърждава, че е релевантно да се изследва търговската логика на заявителя за подаването на заявка за регистрация(42). Например Общият съд приема, че действия, които не следват законосъобразен търговски модел, а и са в разрез с целите на Регламент № 207/2009, са недобросъвестни, тъй като представляват злоупотреба с право. Това решение също подкрепя становището, че подаването на заявка за марка без намерение за нейното използване за посочените стоки и услуги по принцип е недобросъвестно(43).
104. За разлика от френското правителство считам, че моят подход и моето тълкуване на понятието „недобросъвестност“ на заявителя — обхващащи случаите, в които той регистрира знак за стоки и услуги без намерение да използва знака за тях — не рискуват да лишат механизма на отмяната от полезното му действие. Както личи от примера, изложен от правителството на Обединеното кралство в съдебното заседание, ако някой подаде заявка за регистрация на марката „Такси“ за три вида храни: бисквити, кисели млека и обработени меса, той има намерение да я използва и за трите вида храни. Ако след пет години обаче заявителят не я е използвал за бисквити, има риск марката просто да бъде отменена за бисквитите поради неползване. С други думи, заявителят ще изпита затруднения да противопостави марката на друг производител. В този пример липсва несъвместимост с недобросъвестността. Има търговска обосновка, тъй като заявителят е искал да обхване евентуално използването или разпростирането на използването на марката за други продукти в бъдеще. От друга страна, ако заявителят поиска регистрацията на същата марка „Такси“ за бисквити, кисели млека, обработени меса, самолети и хирургични инструменти, монополът му няма да допусне производителите на самолети и хирургични инструменти да използват понятието „Такси“ като марка на фирмата си. Следователно, ако искането на заявителя е имало за цел да попречи на трети лица да използват тази дума, въпреки че не е имал намерение да я използва като марка, заявката за регистрация представлява злоупотреба, тъй като няма нищо общо с търговската дейност на заявителя.
105. Освен това от значение са мотивите към момента на подаване на заявката за регистрация на марката, докато за отмяната се взема предвид използването и неговото наличие или липса през първите пет години.
106. Считам обаче, че в действителност по-скоро механизмът за отмяна евентуално може да лиши механизма на недобросъвестността от собственото му приложно поле.
107. Общият съд е постановил също, че „намерението да се попречи на трето лице да продава продукт може при определени обстоятелства да свидетелства за недобросъвестност от страна на заявител[я], ако впоследствие се установи, че заявителят е поискал регистрация на знак като марка на Съюза без намерение да я използва“(44). Може да се твърди, че в този смисъл е налице ясно решение, че подаването на заявка за регистрация на марка без намерение за нейното използване за посочените стоки и услуги само по себе си е недобросъвестно.
108. Споделям също виждането в съдебната практика в Обединеното кралство(45), съгласно която недобросъвестността „включва въвеждане в заблуждение и […] определени действия, които не отговарят на стандартите за приемливо търговско поведение от страна на разумни и опитни хора в разглежданата област“(46).
109. От практиката на Съда вече може да се изведе, че е възможно регистрирането на марка без намерение за нейното използване да съставлява недобросъвестност(47). Считам всъщност (подобно на запитващата юрисдикция), първо, че макар да няма изрично изискване за намерение за използване в приложимите регламенти или директиви и макар да не може да се отменя регистрация на марка поради неизползване до изтичането на пет години, практиката на Съда и на Общия съд показва, че поне при определени обстоятелства подаването на заявка за регистрация на марка без намерение за нейното използване за посочените стоки и услуги може да съставлява недобросъвестност, тъй като е налице злоупотреба със системата за марките (каквато е позицията и на правителството на Обединеното кралство и на Комисията). Второ, съдебната практика показва, че за да се докаже недобросъвестност, не е достатъчно заявителят да е поискал регистрация на марка за широк набор стоки или услуги, ако заявителят разполага с разумна търговска обосновка да иска такава защита с оглед на използването или на намерението за използване на марката.
110. Бих добавил, че когато заявителят заяви регистрация на марка без намерение да я използва, отпада обосновката на заявката за регистрация. Това вече не е заявка за регистрация на марка с присъщата на последната функция, а по-скоро наподобява антиконкурентно искане за блокиране на трети лица при осъществяване на собствената им търговска дейност. Очевидно не такава е целта на системата за марките.
111. Съдът също е приел, че подаването на заявка за регистрация на марка без намерение за използването ѝ като такава, а единствено с цел впоследствие да бъде регистрирано име на интернет домейн може да представлява проява на недобросъвестност(48). Заявителят по това дело е искал да регистрира като наименование на домейн „.eu“ за германска дума (за автомобилни гуми), като я регистрира като шведска марка (за автомобилни колани или „колани за безопасност“), с цел след това да я преобразува в наименование на домейн съгласно приложимата уредба. Съдът прилага решение Lindt(49) и постановява, че от преюдициалното запитване е видно, че ищецът, макар да регистрира словната марка „&R&E&I&F&E&N&“ за предпазни колани в Швеция, няма намерение да използва тази марка, тъй като „всъщност има намерение да експлоатира интернет сайт за търговия с гуми, който възнамерява да регистрира“. Поради това в случая фактически е налице опит да се „изиграят“ правилата за марките(50). С други думи, Съдът стига до извода, че заявките за марки с цел „завземане на домейн“ биха могли да са недобросъвестни в контекста на разглежданата уредба. В настоящото заключение твърдя по-общо, че относно системата за регистрация на марки важат сходни съображения.
112. Общият съд приема също, че подаването на заявка за регистрация на марка на Съюза в Службата на Съюза за интелектуална собственост, като част от блокираща стратегия, може да е недобросъвестна(51).
113. В точка 51 от това решение Общият съд постановява, че „с непрекъснатата поредица от заявки за регистрация на национални марки — за същия знак за стоки и услуги, спадащи към класове, които поне частично са идентични — се цели на г‑н A. да се осигури блокираща позиция. Всъщност, когато трето лице подаде заявка за регистрация на идентична или сходна марка на [Съюза], г‑н A. иска регистрацията на марка на [Съюза], претендира нейния приоритет въз основа на последния елемент във веригата от заявки за регистрация на национални марки и подава възражение, като се позовава на посочената заявка за марка на [Съюза]. Следователно с непрекъснатата поредица от заявки за регистрация на национални марки се цели да му се осигури блокираща позиция за период, надхвърлящ шестмесечния срок за размисъл, предвиден в член 29, параграф 1 от Регламент № 207/2009, и дори петгодишния гратисен период, предвиден в член 51, параграф 1, буква а) от същия регламент“.
114. Считам, че ако заявителят не възнамерява да използва марката, е без значение дали той цели да попречи на определено трето лице или на всички трети лица да я използват. При тези обстоятелства заявителят неоправдано търси монопол, за да не допусне евентуалните му конкуренти да използват знак, който той няма намерение да използва. Това представлява злоупотреба със системата за марки.
115. Накрая, според мен подготвителните работи подкрепят направения анализ. От тях се установява, що се отнася до понятието недобросъвестност, че обявяването за недействителна на марка поради недобросъвестност включва и положения, при които заявката за нея се подава без намерение за използване на всички или някои от посочените стоки или услуги. През 1984 г. в работната група на Съвета по регламента относно марката германската делегация изрично предлага да се изисква „добросъвестно намерение за използване“ при заявка за регистрация на марка на Съюза (Schreiben der deutschen Delegation doc., 12 октомври 1984 г., 9755/84, стр. 7 и 8). Впоследствие през 1985 г. предложението е прието, а през 1986 г. се включва в член 41, параграф 1, буква б) като абсолютно основание за недействителност. В последващи редакции на тази разпоредби формулировката липса на „добросъвестно“ намерение за използване се заменя с по-общото понятие „недобросъвестен“, което в крайна сметка се съдържа в член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001).
116. Някои представители на правната доктрина(52) застъпват становището, че заместването на изрично изискване за добросъвестно намерение за използване на марка само с „недобросъвестен“ е направено, за да се изключи изискването за намерение за използване от Регламента (и Директивата). Считам, че това е погрешно.
117. В подготвителните работи не откривам никакво основание за подобно тълкуване, а намирам за много по-убедително гледището на други представили на правната доктрина(53), според които заместването на изричното изискване с по-общото „недобросъвестен“ е направено, за да се разшири обхватът на разпоредбата, тъй като се е приемало, че включва добросъвестно намерение за ползване и други видове недобросъвестност(54).
3. По четвъртия преюдициален въпрос
1. Кратко обобщение на доводите на страните
118. Sky твърдят, че ако бъде прието възражение на основание недобросъвестност, решението за приемането му трябва да се приложи само по отношение на описаните стоки или услуги. Съгласно установената правна уредба проверката на основания за отказ или недействителност трябва да се отнася за всяка една от стоките или услугите, за които е поискана или получена регистрация на марка(55).
119. SkyKick поддържат главно, че когато е подадена заявка за марка без намерение за нейното използване за всички стоки и услуги, за които заявителят е поискал регистрация, и когато нарочното му стратегическо решение е било да получи прекомерно широки права, последицата трябва да е обявяването на регистрацията за изцяло недействителна. Те се позовават на член 59, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, съгласно който марка на ЕС „се обявява за недействителна“, когато „заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка“. Те твърдят, че единственото решение на Съда (което им е известно), разглеждащо този въпрос, пряко подкрепя основното искане на SkyKick. В решение „GRUPPO SALINI“(56) Общият съд постановява, че „недобросъвестността към момента на подаване на заявката за регистрация сама по себе си води до недействителност като цяло на спорната марка“. Това е в съответствие и с принципа fraus omnia corrumpit (измамата опорочава всичко), общ за правната уредба на много държави членки, включително известен на английското общо право(57).
120. При условията на евентуалност SkyKick твърдят, че въпросът дали недобросъвестността води до недействителност на марката, зависи от индивидуалния анализ по делото, който на свой ред зависи от анализа на множество фактори. Сред тях следва да се вземат предвид: наличието на търговска обосновка; степента, в която заявителят е пренебрегнал правната сигурност по отношение на трети лица и на властите; размерът на предприятието на притежателя и видовете ресурси, с които разполага; броят на посочените стоки и услуги и степента им на припокриване; степента, в която марката се отнася до стоки/услуги, за които заявителят няма намерение да я използва; отличителният характер на марката; дали спорните права се дублират или са били „актуализирани“; принудителни действия, осъществени във връзка с марките по отношение на стоки/услуги, за които липсва намерение за използване, и дали притежателят има разумна обосновка за заявката въпреки липсата на намерение.
121. Правителството на Обединеното кралство предлага отговор на този въпрос в контекста на своя отговор на третия въпрос. Френското правителство предлага на този въпрос да се отговори едновременно с трети и пети въпрос. Унгарското, полското и словашкото правителство не предлагат отговор на този въпрос.
122. Финландското правителство и Комисията по същество твърдят, че отговорът на четвъртия въпрос трябва да е утвърдителен. Да се разшири действието на основание за недействителност и по отношение на стоките или услугите, за които марката действително се използва, би представлявало санкционна по същността си последица, която не се подкрепя от текста на разпоредбите.
2. Съображения
123. Тъй като отговорът на третия въпрос е утвърдителен, е необходимо да се уточнят последиците от недобросъвестността на заявителя при подаване на заявката, когато недобросъвестността се отнася само за част от стоките и услугите, обхванати от регистрацията.
124. Според мен запитващата юрисдикция правилно счита, че е възможно марката да се обяви за частично недействителна, ако заявката е частично недобросъвестна.
125. Всъщност е достатъчно да се отбележи, че от член 51, параграф 3 от Регламент № 40/94 и от член 13 от Директива 89/104 следва ясно, че когато съществува основание за недействителност само за една част от стоките или услугите, за които марката е била регистрирана, недействителността на марката може да бъде обявена само за съответните стоки или услуги.
126. Поради това считам, че практиката на Общия съд(58), от която изглежда следва друго (а именно че недобросъвестността води до пълна недействителност на марката), е неправилна.
127. От това следва, че с оглед на член 13 от Директива 89/104 и член 51, параграф 3 от Регламент № 40/94, когато съществува основание за недействителност само за една част от стоките или услугите, за които марката е била регистрирана, недействителността на марката може да бъде обявена само за съответните стоки или услуги.
4. По петия преюдициален въпрос
1. Кратко обобщение на доводите на страните
128. Sky твърдят, че член 32, параграф 3 от Закона от 1994 г. е несъвместим със систематиката на законодателството на Съюза, приложимо във връзка със защитата на марки чрез регистрация на равнището на държава членка и на равнището на Съюза. При всички положения е недопустимо тълкуване или прилагане на национална законодателна мярка като член 32, параграф 3: i) от което следва констатация за недобросъвестност, която не намира опора в самостоятелното понятие за недобросъвестност по смисъла на правото на Съюза; или ii) от което следва пряко или непряко въвеждането на различни или по-обременителни изисквания за използване на регистрирани марки отколкото тези, които са наложени и уредени от материалната правна уредба на Съюза, приложима относно отмяната на регистрацията, и пораждат действие едва от момента и след извършването на регистрация, както и въвеждането на „доказателство за използване“ като предпоставка за получаването на правна защита на предоставените по силата на регистрацията права.
129. Правителството на Обединеното кралство твърди, че този въпрос е недопустим, тъй като Директива 2015/2436 все още не е транспонирана в законодателството на Обединеното кралство.
130. SkyKick и правителството на Обединеното кралство (при условията на евентуалност) сочат, че член 32, параграф 3 въвежда процесуално изискване в заявката да се посочи, че марката действително се използва или че заявителят възнамерява да я използва и че поради това е в съответствие със законодателството на Съюза относно националните марки и марките на Съюза.
131. Френското правителство предлага на този въпрос да се отговори едновременно с трети и четвърти въпрос. Унгарското, полското, словашкото и финландското правителство не предлагат отговор на този въпрос.
132. Комисията по същество твърди, че член 32, параграф 3 от Закона от 1994 г. не е несъвместим с правото на Съюза.
2. Съображения
133. Запитващата юрисдикция изяснява, че съдилищата в Обединеното кралство считат, че нарушаването на Закона от 1994 г. чрез представянето на невярно изявление може да се изтъкне в подкрепа на искане за обявяване на недействителността на марка на основание на забраната за недобросъвестност. С други думи, в Обединеното кралство изявлението, което се прави на основание член 32, параграф 3, може да се използва като доказателство за евентуална недобросъвестност на заявителя, която е абсолютно основание за недействителност.
134. Запитващата юрисдикция иска да се установи дали тази национална разпоредба е съвместима с Директива 2015/2436 и предшестващите я актове, поради което доводът на правителството на Обединеното кралство за недопустимост следва да се отхвърли.
135. Релевантните директиви предоставят уредбата на въпросите, свързани с процесуалната им автономия, на държавите членки, но има и определени материалноправни норми, които не подлежат на хармонизация. Действително съгласно петото съображение от Директива 89/104 (което съответства на съображение 6 от Директива 2008/95), „държавите членки също остават свободни да установят процесуални разпоредби във връзка с регистрацията, отмяната и недействителността на марките, придобити чрез регистрация; […] те например могат да определят форма за регистрацията на марка и за процедурите, свързани с недействителността, да вземат решение дали в производството за регистрация или в производството във връзка с недействителността, или и в двете производства може да се извършва позоваване на по-ранни права, и ако разрешат позоваване на по-ранни права в производството за регистрация, да предвидят производство за противопоставяне или производство за служебна експертиза, или и двете; като има предвид, че държавите членки остават свободни да определят последиците от отмяната или недействителността на марките“ (курсивът е мой).
136. В допълнение седмото съображение от тази директива (което съответства на съображение 8 от Директива 2008/95) по-специално гласи, че „държавите членки ще имат възможност да запазят или въведат в законодателството си основания за отказ или недействителност във връзка с условията за придобиване и запазване на правата върху марка, за които не съществуват правни норми, например относно критериите за предоставяне на марка и подновяване на марка, правилата за таксите или нормите, свързани с неспазване на процесуалните норми“(59).
137. При всички положения от значение по настоящото дело според мен е, че член 32, параграф 3 от Закона от 1994 г. не предвижда ново основание за недействителност.
138. Той само въвежда процесуални изисквания във връзка със заявките, като изброява елементите, които да съпътстват заявката за регистрация на марка. Разпоредба от вида на член 32, параграф 3 може да обслужва различни цели, свързани с отмяната или недействителността, включително при неспазването на процесуални или материалноправни норми.
139. Макар да е вярно, че нарушаването на процесуалното задължение по този член може да се използва за обявяване на марката за недействителна, това не променя факта, че ако се установи, недействителността ще се основава на изискването за липса на недобросъвестност по член 3, параграф 2, буква г) от Директива 89/104.
140. Считам (подобно на Комисията), че сам по себе си член 32, параграф 3 е процесуално изискване във връзка с неизпълнението на задължения, което подпомага осигуряването на доказателства за недобросъвестност с оглед на всички обстоятелства по делото. Член 32, параграф 3 не посочва правните последици от неточно изявлението на заявителя на марката. Само по себе си това следва да се приравни на основание за недействителност, при което се приема, че е налице недобросъвестност, ако заявителят не е имал добросъвестно намерение да използва марката за всички посочени стоки и услуги. С други думи, не може да се приеме, че е налице основание за обявяване на недействителност поради недобросъвестност само въз основа на невярно изявление по член 32, параграф 3 от Закона от 1994 г. То обаче може да се причисли към доказателствата.
141. Поради това не виждам как член 32, параграф 3 би могъл да попречи на запитващата юрисдикция да изпълни задължението си да тълкува националното право в съответствие с Директивата, тъй като член 32, параграф 3 не определя правните последици от неточността на изявлението на подалия заявка за регистрация на марка.
142. От това следва, че член 32, параграф 2 от Закона от 1994 г. не е несъвместим с Директива 89/104, стига да не е единственото основание за констатиране на недобросъвестност.
III. Заключение
143. Поради изложените съображения предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси на High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (United Kingdom) (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение (Обединено кралство) по следния начин:
„1) Регистрирана марка на Съюза или регистрирана национална марка не може да се обяви за изцяло или частично недействителна единствено на основание, че някои или всички понятия в описанието на стоките и услугите не са достатъчно ясни и точни. Липсата на яснота и точност в описанието на стоките и услугите обаче може да се вземе предвид при преценка на обхвата на защитата, която да се предостави на тази регистрация.
2) Изискванията за яснота и точност обаче могат да имат връзка с режима на недействителност на марките, които противоречат на обществения ред съгласно член 3, параграф 1, буква е) от Първа Директива 89/104 на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, тъй като регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ е необоснована и в разрез с обществения интерес. Понятие като „компютърен софтуер“ е твърде общо и обхваща стоки и услуги, които са твърде различни, за да бъдат съвместими с функцията на марката да обозначава произход, поради което не може да се приеме, че това понятие е достатъчно ясно и точно и позволява на компетентните органи и трети лица само въз основа на него да определят обхвата на предоставената с марката защита.
3) При определени обстоятелства е възможно да се счита, че е налице елемент на недобросъвестност, ако се подаде заявка за регистрация на марка без намерение за използването ѝ във връзка с посочените стоки или услуги, по-конкретно когато единствената цел на заявителя е да попречи на трето лице да навлезе на пазара, включително когато са налице доказателства за съставляваща злоупотреба стратегия при подаването на заявки, което запитващата юрисдикция следва да прецени.
4) С оглед на член 13 от Директива 89/104 и член 51, параграф 13 от Регламент № 40/94, когато съществува основание за недействителност само за една част от стоките или услугите, за които марката е била регистрирана, недействителността на марката може да бъде обявена само за съответните стоки или услуги.
5) Член 32, параграф 3 от United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Закон за марките от 1994 г., Обединено кралство) не е несъвместим с Директива 89/104, стига да не е единственото основание за установяване на недобросъвестност“.