TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 24 oktober 2019 (*)

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Happy Moreno choco – Äldre nationella figurmärken MORENO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Förteckningen över varor som omfattas av de äldre nationella figurmärkena har ersatts – Rättelse av överklagandenämndens beslut – Artikel 102.1 i förordning 2017/1001 – Rättslig grund – Tidigare beslutspraxis – Rättssäkerhet – Berättigade förväntningar”

I mål T‑498/18,

Zpc Flis sp.j., Radziejowice (Polen), företrätt av advokaten M. Kondrat,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av K. Kompari och H. O’Neill, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, Essen (Tyskland), företrätt av advokaterna N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen och M. Minkner,

angående ett överklagande av det beslut som fattats av EUIPO:s första överklagandenämnd den 31 maj 2018 (ärende R 1464/2017–1) om ett invändningsförfarande mellan Aldi Einkauf och ZPC Flis,

meddelar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. M. Collins samt domarna R. Barents och J. Passer (referent),

justitiesekreterare: handläggaren R. Ūkelytė,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 20 augusti 2018,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 30 november 2018,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 22 november 2018,

med beaktande av tribunalens begäran av den 5 februari 2019 om att EUIPO ska förete handlingar,

med beaktande av tribunalens skriftliga frågor till parterna och deras svar som inkom till tribunalens kansli den 20 februari 2019,

efter förhandlingen den 4 juli 2019,

följande

Dom

 Bakgrund till tvisten

1        Klaganden ZPC Flis sp.j. ingav den 22 januari 2016 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2        Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet:

Image not found

3        De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 30 och 35 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

–        Klass 30: ”Konfekt, Konfekt, Våffelbakverk, Våffelrullar, Bakelser.”

–        Klass 35: ”Detalj- eller partihandel med godsaker, Kakmått för kex, Parti-och detaljhandel av våfflor, rånrullar och sötsaker, Kakmått för kex, Våfflor, rånrullar via Internet.”

4        Registreringsansökan offentliggjordes i Tidningen om EU-varumärken nr 59/2016 av den 30 mars 2016.

5        Intervenienten, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, framställde den 23 juni 2016, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i förordning 2017/1001), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som anges ovan i punkt 3.

6        Invändningen grundade sig på de äldre tyska figurmärken som registrerats med avseende på ”kaffe, kaffeersättning, varor som härletts från kaffe, kaffebaserade drycker, te, kakao, varor som härletts från kakao, kakaobaserade drycker, chokladbaserade drycker, samtliga ovannämnda varor i form av snabbdrycker”, som omfattas av klass 30 (nedan kallad den ursprungliga förteckningen över varor). Genom ett beslut om delvis ogiltigförklaring av den 29 september 2008 från Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent- och varumärkesmyndigheten, Tyskland) begränsades registreringen av de äldre tyska figurmärkena till att avse ”kaffe, varor och drycker baserade på kaffe och som innehåller kaffe, pulver för framställning av kakaodrycker” i klass 30 (nedan kallad den ändrade förteckningen över varor). Dessa äldre varumärken är följande:

–        det äldre tyska figurmärke med avseende på vilket ansökan om registrering ingavs den 17 januari 2007 och som registrerades den 29 mars 2007 under nummer 30702839, såsom det återges nedan:

Image not found

–        det äldre tyska figurmärke med avseende på vilket ansökan om registrering ingavs den 17 januari 2007 och som registrerades den 29 mars 2007 under nummer 30702840, såsom det återges nedan:

Image not found

7        Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning 2017/1001).

8        Genom beslut av den 10 maj 2017 avslog invändningsenheten invändningen. Den grundade sitt beslut på den ändrade förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena.

9        Intervenienten överklagade invändningsenhetens beslut vid EUIPO den 6 juli 2017 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).

10      Genom beslut av den 31 maj 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet) upphävde EUIPO:s första överklagandenämnd delvis invändningsenhetens beslut.

11      Överklagandenämnden fann i detta avseende att det relevanta området var Tyskland och att omsättningskretsen motsvarade den breda allmänheten som är relativt väl informerad samt skäligen uppmärksam och medveten med en medelhög uppmärksamhetsnivå.

12      Vad beträffar jämförelsen av de varor och tjänster som är i fråga fann överklagandenämnden att ”Konfekt, Konfekt, Våffelbakverk, Våffelrullar, Bakelser”, som omfattas av klass 30 och omfattas av det sökta varumärket, och de varor som avses i den ursprungliga förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena är identiska eller av liknande slag. Överklagandenämnden fann även att de tjänster som omfattas av det sökta varumärket var av liknande slag som de varor som avses i den ursprungliga förteckningen över varor som omfattas av de äldre varumärkena, med undantag för tjänster ”detaljhandel eller partihandel med formar för småkakor, parti- och detaljhandel med formar för småkakor via Internet”, som är av annat slag.

13      Vad gäller jämförelsen av de motstående kännetecknen fann överklagandenämnden i huvudsak att den särskiljande beståndsdelen i nämnda kännetecken var det gemensamma ordet ”moreno” samt att kännetecknen liknade varandra i visuellt hänseende och att de var mycket lika eller till och med identiska i fonetiskt hänseende. Det var däremot inte relevant att göra en jämförelse av de motstående kännetecknen i begreppsmässigt hänseende.

14      Överklagandenämnden slog följaktligen fast att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 med avseende på samtliga varor och tjänster, med undantag för tjänster i klass 35 som motsvarar följande beskrivning: ”Detaljhandel eller partihandel med formar för småkakor, parti- och detaljhandel med formar för småkakor via Internet.”

15      Den 15 november 2018 antog överklagandenämnden ett beslut med rubriken ”rättelse”, på grundval av artikel 102 i förordning 2017/1001, vilket delgavs den 11 december 2018 (nedan kallad rättelsen av den 15 november 2018). Därigenom ersatte överklagandenämnden den ursprungliga förteckningen över varor med den ändrade förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena.

16      Punkt 1 i beslutsdelen i det överklagade beslutet ändrades inte genom rättelsen av den 15 november 2018.

 Parternas yrkanden

17      Klaganden har yrkat att tribunalen ska

–        ogiltigförklara det överklagade beslutet och återförvisa ärendet till EUIPO för ny prövning eller

–        ändra det överklagade beslutet och ”ange att det inte föreligger några relativa registreringshinder med avseende på [det sökta] varumärket för några varor eller tjänster i klasserna 30 och 35 och att varumärket ska registreras”,

–        ”beträffande rättegångskostnaderna, anta ett beslut till klagandens fördel”.

18      EUIPO har yrkat att tribunalen ska

–        ogilla överklagandet,

–        förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

19      Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

–        avvisa överklagandet,

–        ogilla överklagandet,

–        förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

 Rättslig bedömning

20      Klaganden har till stöd för sitt överklagande gjort gällande att rättelsen av den 15 november 2018 antogs utanför tillämpningsområdet för artikel 102.1 i förordning 2017/1001 och har som enda grund åberopat att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 har åsidosatts. Klaganden har i detta sammanhang gjort gällande att principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen har åsidosatts.

 Huruvida överklagandet kan tas upp till prövning

21      Intervenienten har, utan att framställa en invändning om rättegångshinder enligt artikel 130 i tribunalens rättegångsregler, gjort gällande att överklagandet inte kan tas upp till prövning, med motiveringen att klagandens yrkanden strider mot principen att de ska vara ”tydliga och otvetydiga”. Enligt intervenienten är det i förevarande fall omöjligt att veta vad klagandens överklagande avser.

22      I förevarande fall ska det konstateras att överklagandet uppfyller de krav på klarhet och precision som uppställs i artikel 177.1 e i rättegångsreglerna, eftersom det är fullständigt begripligt att klaganden har yrkat ogiltigförklaring av det överklagade beslutet och, i förekommande fall, ändring av nämnda beslut.

23      Överklagandet kan således tas upp till prövning.

 Upptagande till prövning av bilagorna A.3–A.27 till överklagandet som getts in för första gången vid tribunalen

24      EUIPO har gjort gällande att den bevisning som klaganden förebringat avseende användningen av ordet ”moreno” på marknaden inte kan tas upp till prövning, eftersom den är ny. Överklagandenämnden hade nämligen inte tillgång till den när den antog det överklagade beslutet.

25      Intervenienten har uttryckligen anfört att det föreligger ett rättegångshinder, eftersom klaganden har ingett de handlingar som återfinns i bilagorna A.3–A.27 till överklagandet för första gången vid tribunalen.

26      Enligt fast rättspraxis syftar ett överklagande vid tribunalen till att rätten ska pröva lagenligheten av EUIPO:s överklagandenämnders beslut i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009, och tribunalen ska därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som getts in först vid tribunalen (dom av den 12 mars 2014, Tubes Radiatori/harmoniseringskontoret – Antrax It (Element), T-315/12, ej publicerad, EU:T:2014:115, punkt 27; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

27      I förevarande fall har klaganden tillhandahållit utskrifter av utdrag ur flera databaser, såsom databaser som tillhör EUIPO (bilagorna A.3, A.11 och A.21–A.24), den tyska patent- och varumärkesmyndigheten (bilagorna A.4 och A.5), Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Republiken Litauens patentmyndighet, Litauen) (bilaga A.19) och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) (bilagorna A.6, A.16–A.18, A.20 och A.25–A.27), utskrifter av sidor från ett nätlexikon (bilagorna A.7–A.9), en utskrift av en sida från nätencyklopedin Wikipedia (bilaga A.10) och utskrifter av sidor från webbplatser (bilagorna A.12–A.15).

28      Det framgår emellertid inte på något sätt av handlingarna i målet att klaganden lade fram ovannämnda bevisning under förfarandet vid EUIPO:s instanser för att visa att det förelåg en risk för förväxling. De har med andra ord åberopats för första gången vid tribunalen och kan följaktligen inte tas upp till prövning, med undantag för dem som återfinns i bilagorna A.3–A.6.

29      Även om de handlingar som återfinns i bilagorna A.3–A.6 utgör ny bevisning, kan klaganden emellertid inte klandras för att ha presenterat de utdrag som kommer från de databaser som tillhör EUIPO (bilaga A.3), den tyska patent- och varumärkesmyndigheten (bilagorna A.4 och A.5) och Wipo (bilaga A.6) som stöd för att det överklagade beslutet var felaktigt såvitt avser varuslags- och tjänsteslagsjämförelsen samt bedömningen av risken för förväxling med hänsyn till förteckningen över de varor för vilka de äldre varumärkena registrerats, då det felet inte kunde ha upptäckts innan det överklagade beslutet antogs.

30      Av detta följer att bilagorna A.3–A.6 till överklagandet kan tas upp till prövning.

 Ersättandet av förteckningen över varor i det överklagade beslutet och rättelsen av den 15 november 2018

31      Klaganden har i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden har nämnt den ursprungliga förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena, samtidigt som den ändrade förteckningen över varor framgår av utdragen ur de databaser som tillhör Wipo och den tyska patent- och varumärkesmyndigheten. Enligt klaganden utgör det följaktligen ett åsidosättande av bestämmelserna i förordning nr 207/2009. I sitt svar av den 20 februari 2019 på tribunalens fråga har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden inte hade rätt att grunda sitt beslut på artikel 102 i förordning 2017/1001 för att anta rättelsen av den 15 november 2018. Klaganden har anfört att den omständigheten att förteckningen över varor har ersatts inte kan anses utgöra ett fel eller en uppenbar underlåtenhet, att den påverkar riktigheten av överklagandenämndens bedömning, att den påverkar motiveringen och huruvida det överklagade beslutet är välgrundat och att beslut om detta har antagits utanför tillämpningsområdet för artikel 102 i förordning 2017/1001.

32      EUIPO har medgett att den beaktade den ursprungliga förteckningen över varor och inte förteckningen över de varor för vilka de äldre varumärkena registrerats, efter det att förteckningen begränsats. EUIPO har emellertid gjort gällande att detta materiella fel, som korrigerats genom rättelsen av den 15 november 2018, inte har någon inverkan på det resonemang som förts och på överklagandenämndens slutsatser, eftersom ”varor som härletts från kaffe” inkluderas på samma sätt i den ursprungliga förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena och i den ändrade förteckningen över varor.

33      Intervenienten har, i sitt svar med anledning av åtgärden för processledning, medgett att den ursprungliga förteckningen över varor och den ändrade förteckningen över varor skiljer sig åt. Intervenienten har emellertid hävdat att detta fel inte påverkar resonemanget eller överklagandenämndens slutsats.

34      I artikel 102.1 i förordning 2017/1001 föreskrivs att EUIPO, på eget initiativ eller på begäran av en part, ska rätta till språkfel, skrivfel och uppenbara förbiseenden i sina beslut eller tekniska fel som den gjort vid registreringen av ett EU-varumärke eller vid offentliggörandet av registreringen.

35      I förevarande fall ska det påpekas att skälen för avgränsningen av området, fastställandet av omsättningskretsen och de skäl som hänför sig till jämförelsen av kännetecknen inte alls har ändrats genom rättelsen av den 15 november 2018.

36      Endast hänvisningen till begränsningen av förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena infördes, i punkt 3 i det överklagade beslutet, genom rättelsen av den 15 november 2018, och endast omnämnandet av de varor som faktiskt motsvarade den ändrade förteckningen över varor ersattes genom denna rättelse med avseende på jämförelsen av varorna och tjänsterna i punkterna 18, 19 och 25 i det överklagade beslutet samt, med avseende på risken för förväxling, i punkt 40 i nämnda beslut.

37      Det kan för det första konstateras att den omständigheten att förteckningen över de varor i klass 30 som omfattas av de äldre varumärkena ersattes, inte kan kvalificeras vare sig som ett språkfel eller ett skrivfel, eftersom överklagandenämnden prövade huruvida de aktuella varorna var av samma eller liknande slag med hänsyn till den ursprungliga förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena. Rättelsen av den 15 november 2018 ledde inte heller till att det överklagade beslutet tömdes på sitt innehåll såvitt avser alla uppgifter som var hänförliga till den ursprungliga förteckningen över varor. Detta framgår av hänvisningen till sådana varor som te, i punkt 20 i det överklagade beslutet. Överklagandenämnden anger nämligen att örtte kan ingå i beredningen av de varor som omfattas av det sökta varumärket. Detta framgår även av hänvisningen till bilagorna 7 och 8 som behandlar choklad och rörande de bevis som klaganden har åberopat i syfte att visa att de aktuella varorna och tjänsterna är av samma eller liknande slag.

38      För det andra, och i motsats till vad EUIPO och intervenienten gjorde gällande vid förhandlingen, utgör inte heller det fel som ledde till att förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena ersattes ett uppenbart förbiseende, eftersom överklagandenämnden har prövat huruvida de aktuella varorna var av samma eller liknande slag med hänsyn till samtliga varor i den ursprungliga förteckningen över varor, såsom te (se punkt 37 ovan).

39      För det tredje kan det inte heller anses föreligga något tekniskt fel som motiverar att artikel 102 i förordning 2017/1001 ska tillämpas, eftersom felet i förevarande fall inte avser registrering eller offentliggörande av ett EU-varumärke, utan ett felaktigt beaktande av förteckningen över de varor för vilka de äldre varumärkena faktiskt registrerats vid bedömningen av risken för förväxling.

40      Av detta följer att rättelsen av den 15 november 2018 antogs under andra omständigheter än de som anges i artikel 102.1 i förordning 2017/1001, under vilka överklagandenämnderna kan rätta till sina beslut. Det saknas således rättslig grund för den rättelsen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 november 2011 i mål mPAY24/harmoniseringskontoret – Ultra (MPAY24), T-275/10, ej publicerad, EU:T:2011:683, punkt 25).

41      Med hänsyn till dessa konstateranden ska det prövas huruvida det överklagade beslutet är lagenligt, utan beaktande av de ändringar som gjordes i rättelsen av den 15 november 2018.

42      EUIPO har gjort gällande vid förhandlingen att även om det antas att överklagandenämnden gjorde fel när den antog det överklagade beslutet, ska detta inte leda till att beslutet ogiltigförklaras, eftersom nämnda fel inte har haft någon inverkan på de slutsatser som dragits (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 juni 2015 i målet Giovanni Cosmetics/harmoniseringskontoret – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T-559/13, EU:T:2015:353, punkt 135 (ej publicerad) och där angiven rättspraxis). EUIPO:s argument kan inte godtas av följande skäl.

43      Kaffe och kaffebaserade drycker är gemensamma för de båda förteckningarna över varor och har formulerats på samma sätt och varor som har härletts från kaffe är gemensamma för nämnda förteckningar och har formulerats på ett motsvarande sätt, vilket innebär att det resonemang som förts, bedömningen och slutsatsen avseende nämnda varor i det överklagade beslutet också är identiska. Vad särskilt beträffar ”pulver för framställning av kakaodrycker” som förekommer i den ändrade förteckningen över varor, ska det medges att det omfattar en del av de varor som avser ”kakaodrycker” och snabbkakao (för drycker).

44      Av detta följer att den ändrade förteckningen över varor är mer begränsad och helt ingår i den ursprungliga förteckningen över varor som återfinns i det överklagade beslutet.

45      Eftersom överklagandenämnden grundade sin bedömning på samtliga varor som omfattas av den ursprungliga förteckningen, gjorde den en prövning utöver vad överklagandet avser (ultra petita) då den vid sin bedömning av risken för förväxling beaktade andra varor än dem för vilka de äldre varumärkena registrerats, det vill säga ”kaffeersättning, te, kakao, varor som härletts från kakao, chokladbaserade drycker, samtliga ovannämnda varor i form av snabbdrycker”, med undantag för snabbdrycker av kakao.

46      Av detta följer att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras i den del det däri konstateras att det föreligger risk för förväxling med avseende på andra varor än de för vilka de äldre varumärkena registrerats.

47      Vidare ska klagandens grund avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 prövas enbart med avseende på de varor för vilka de äldre varumärkena faktiskt har registrerats.

 Grunden avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009

48      Det framgår av lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan avser inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. I artikel 8.2 a ii i förordning nr 207/2009 föreskrivs det vidare att med äldre varumärken avses varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av EU-varumärket.

49      Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det enligt samma rättspraxis göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringskontoret – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).

50      Tribunalen konstaterar att klaganden inte har ifrågasatt överklagandenämndens bedömning som avses i punkt 11 ovan, avseende avgränsningen av det område som ska beaktas och definitionen av omsättningskretsen.

 Jämförelsen av de berörda varu- och tjänsteslagen

51      Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden underlät att beakta samtliga relevanta faktorer vid bedömningen som rör jämförelsen av varuslagen och att överklagandenämnden därför gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att varorna i klass 30 var identiska eller av liknande slag. Klaganden har hävdat att varuslagen skiljer sig åt eftersom de varor som omfattas av det sökta varumärket är avsedda att ätas, medan de som avses med de äldre varumärkena är avsedda att drickas, och vidare eftersom våffelbakverk, bakverk och konfekt kan innehålla flera ingredienser, där kakao eller kaffe inte utgör huvudingrediensen. Enligt klaganden beaktade inte överklagandenämnden skälen i invändningsenhetens beslut, av vilket skillnader i varornas art och ändamål framgår. Klaganden har vidare gjort gällande att de aktuella varuslagen skiljer sig åt, eftersom den omständigheten att kakao eller kakao- eller kaffearom har lagts till färdiga varor, såsom våffelbakverk, konfekt eller bakverk, inte automatiskt medför att nämnda varor saluförs under det sökta varumärket. Ett sådant antagande skulle gå utöver tillämpningsområdet för artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Klaganden har slutligen anfört att de aktuella varorna är helt olika livsmedel som inte befinner sig i varandras omedelbara närhet, bland annat på stormarknader, och att varorna samt tjänsterna antingen kan dela samma distributionskanaler eller använda olika distributionskanaler.

52      EUIPO och intervenienten har bestritt dessa argument.

53      Vid bedömningen av varuslags- eller tjänsteslagslikheten ska, enligt fast rättspraxis, samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även andra faktorer kan beaktas, som exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

54      Det har vidare slagits fast att när de varor som det äldre varumärket avser omfattar de varor som avses i registreringsansökan, ska dessa varor anses vara identiska (se dom av den 24 november 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 34 och där angiven rättspraxis).

55      I rättspraxis har det även preciserats att den omständigheten att de aktuella varorna ofta säljs vid samma specialiserade försäljningsställen kan underlätta för den berörda konsumenten att uppfatta att det finns nära samband mellan varorna och att förstärka intrycket av att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av varorna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juli 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 50).

–       Jämförelsen av varorna i klass 30

56      Vad gäller likheten mellan de varor som omfattas av klass 30 och de varor som omfattas av de motstående kännetecknen, fann överklagandenämnden, i punkt 22 i det överklagade beslutet, att de delvis var identiska och delvis av liknande slag.

57      För det första fann överklagandenämnden, i punkt 18 i det överklagade beslutet först och främst att specifikationen för varor som härletts från kaffe och varor som härletts från kakao i registreringsansökan, omfattar färdiga livsmedel där huvudingrediensen är kaffe eller choklad, därefter att ”Konfekt, Konfekt, Våffelbakverk, Våffelrullar, Bakelser”, där huvudingrediensen är kaffe eller kakao, kan betraktas som kakao eller varor som härletts från kakao, och slutligen att specifikationen för de varor som härletts från kaffe och de varor som härletts från kakao inbegriper de varor som avses med det sökta varumärket, vars huvudingrediens är kaffe eller kakao, och att dessa varor i denna utsträckning kan anses vara identiska.

58      ”Varor som härletts från kaffe” är visserligen grundläggande ingredienser i ”Konfekt, Konfekt, Våffelbakverk, Våffelrullar, Bakelser” (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 september 2018, Eddy’s Snack Company mot EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany), T-652/17, ej publicerad, EU:T:2018:564, punkterna 34 och 35) eftersom de kan användas under beredningen av dessa varor i syfte att ge dem en viss smak, även om de inte utgör någon huvudingrediens. Det ska emellertid framhållas att ”varor som härletts från kaffe” inbegriper ”Konfekt, Konfekt, Våffelbakverk, Våffelrullar, Bakelser” endast när huvudingrediensen är kaffe då förstnämnda varor utgör en allmän beteckning eller en större kategori än sistnämnda varor.

59      Härav följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att de varor som omfattas av de motstående kännetecknen är identiska, eftersom de varor som omfattas av de äldre varumärkena inbegriper de varor som omfattas av det sökta varumärket.

60      För det andra fann överklagandenämnden, i punkt 19 i det överklagade beslutet, att de övriga varor som omfattas av de äldre varumärkena, som motsvarar drycker eller varor som används för framställning av drycker eller som en ingrediens som gör det möjligt att tillsätta en arom eller en smak till livsmedel, var av liknande slag som de varor som omfattas av det sökta varumärket. De kompletterar nämligen varandra, då de ofta konsumeras, säljs eller används tillsammans och omsättningskretsen ofta avser att köpa dem samtidigt.

61      Det ska härvidlag framhållas att kompletterande varor eller tjänster utgörs av varor eller tjänster mellan vilka det finns ett nära samband, i den meningen att den ena varan är nödvändig eller viktig för användningen av den andra, och att konsumenterna därför kan tro att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av dessa varor eller tillhandahållandet av dessa tjänster. Varor som riktar sig till olika omsättningskretsar kan per definition inte komplettera varandra (se dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringskontoret – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punkterna 57 och 58 och där angiven rättspraxis).

62      Överklagandenämnden gjorde visserligen en riktig bedömning när den i punkt 19 i det överklagade beslutet slog fast att de varor som det sökta varumärket avser skiljer sig från de varor som omfattas av de äldre varumärkena, med hänsyn till deras art och syfte. Medan ”Konfekt, Konfekt, Våffelbakverk, Våffelrullar, Bakelser” utgör fasta livsmedel som intas för att stilla hunger eller för att tillfredsställa ett sockersug, är kaffe, kaffebaserade drycker eller pulver för framställning av kakaobaserade drycker livsmedel i flytande form eller livsmedel som används för tillverkning av flytande livsmedel som konsumeras för att släcka törsten eller för att tillfredsställa ett koffeinbehov eller ett behov av kakao, vilket ingår i kakaobaserade drycker (se, för ett liknande resonemang, dom av den 28 oktober 2015, Monster Energy/harmoniseringskontoret – Home Focus (MoMo Monsters, T-736/14, ej publicerad, EU:T:2015:809, punkterna 23 och 25).

63      Vad beträffar frågan om dessa varor kompletterar varandra ska det framhållas att även om konfekt, våffelbakverk, våffelrullar och bakelser kan intas tillsammans med drycker, är användningen av dessa varor varken nödvändig eller viktig i samband med intag av kaffe, kaffebaserade drycker eller pulver för framställning av kakaobaserade drycker eller omvänt, även om omsättningskretsen skulle kunna konsumera dessa varor tillsammans  (dom av den 28 oktober 2015, MoMo Monsters, T-736/14, ej publicerad, EU:T:2015:809, punkterna 28 och 29).

64      Vad emellertid beträffar distributionskanaler konstaterar tribunalen, i likhet med EUIPO, att klaganden har medgett att de aktuella varorna kan ha samma distributionskanaler och inte bestrider att de är avsedda för samma konsumenter. Dessutom återfinns de varor som avses med de aktuella varumärkena i allmänhet, bland annat i snabbköp, på samma avdelning eller i närheten av varandra, så att omsättningskretsen kan tro att de kan komma från samma tillverkare (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 april 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino), T-21/15, ej publicerad, EU:T:2016:241, punkt 27).

65      Härav följer att överklagandenämndens bedömning i fråga om varuslagslikheten mellan ”Konfekt, Konfekt, Våffelbakverk, Våffelrullar, Bakelser” och ”kaffe, varor och drycker baserade på kaffe och som innehåller kaffe, pulver för framställning av kakaodrycker” ska godtas.

–       Jämförelsen av varorna i klass 30 och tjänsterna i klass 35

66      Vad beträffar likheten mellan de tjänster i klass 35 som avses med det sökta varumärket och de varor i klass 30 som omfattas av de äldre varumärkena fann överklagandenämnden, i punkt 25 i det överklagade beslutet, att tjänsterna ”detaljhandel eller partihandel med formar för småkakor, parti- och detaljhandel med formar för småkakor via Internet” endast i låg grad är av liknande slag som ”varor som härletts från kaffe, kaffebaserade drycker, te, kakao, varor som härletts från kakao”, eftersom sistnämnda varor omfattar de varor som avses med det sökta varumärket, vars huvudingrediens eller smak är kaffe eller kakao.

67      Tribunalen erinrar om att enligt artikel 21 första stycket i Europeiska unionens domstols stadga och artikel 177.1 d i tribunalens rättegångsregler ska överklagandet innehålla uppgifter om saken, de grunder och argument som åberopas samt en kortfattad framställning av dessa grunder. Dessa uppgifter ska vara så klara och precisa att svaranden kan förbereda sitt försvar och att tribunalen kan pröva talan, i förekommande fall utan att ha tillgång till andra uppgifter (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, punkt 11 och där angiven rättspraxis).

68      Tribunalen konstaterar emellertid, i likhet med EUIPO,  att klaganden generellt sett har påstått att de aktuella varorna och tjänsterna inte är av liknande slag, utan att för den skull, till stöd för sitt påstående, framföra något argument som kan leda till ett ifrågasättande av överklagandenämndens bedömning såvitt avser jämförelsen mellan de tjänster som omfattas av det sökta varumärket och de varor som omfattas av de äldre varumärkena.

69      Härav följer att detta påstående inte uppfyller kraven i rättegångsreglerna och att anmärkningen därför inte kan tas upp till prövning i den mening som avses i den rättspraxis som anges ovan i punkt 67.

 Jämförelsen av de motstående kännetecknen

70      Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

71      Bedömningen av likheten mellan två varumärken kan inte ske genom att man endast beaktar en beståndsdel i ett sammansatt varumärke och jämför den med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att en helhetsbedömning görs av vart och ett av de aktuella varumärkena. Detta utesluter inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke åstadkommer under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 42, och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C‑193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 43). Detta är fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C‑193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 43).

72      Det är mot bakgrund av dessa överväganden som jämförelsen av de motstående kännetecknen ska prövas.

73      I förevarande fall innehåller det sökta varumärket fyra i viss mån stiliserade ordelement, nämligen det guldfärgade ordelementet ”flis”, det gula ordelementet ”happy” samt de vita ordelementen ”moreno” och ”choco”. Kännetecknet består även av figurelement, såsom en bakgrund som skiftar i brunt där färgen är ljusare brun i den övre delen och mörkare brun i den nedre delen och en guldfärgad krona som är placerad ovanför ordelementet ”flis” och till vänster om ordet ”happy”.

74      De äldre varumärkena innehåller ett enda ordelement, ”moreno”. Det äldre varumärket nr 30702839 innehåller nämnda ordelement i grå färg mot en svart bakgrund som ramas in av en grå kant. Det äldre varumärket nr 30702840 innehåller samma ordelement där den första och den sista bokstaven ”m” och ”o” är större än de övriga samt två figurelement som utgörs av två vertikala linjer som är placerade i ändarna.

–       Identifieringen av det sökta varumärkets särskiljande och dominerande beståndsdelar

75      Klaganden har i huvudsak gjort gällande att den dominerande beståndsdelen inte är ordelementet ”moreno”, utan den guldfärgade kronan som är placerad i mitten av det sökta kännetecknet, och att nämnda krona även skyddas genom två EU-figurmärken som registrerats i klagandens namn, varav en av kronorna har samma färg och den andra är svart. Klaganden har gjort gällande att kronan inte är försumbar, utan tvärtom utgör en särskiljande beståndsdel av kännetecknet som hänför sig till dess ägare, det vill säga klaganden, och att kronan, förutom att vara en dominerande beståndsdel, utmärker sig genom att den är guldfärgad mot en mörk bakgrund i svart och brunt.

76      EUIPO och intervenienten har bestritt dessa argument.

77      För att fastställa särskiljningsförmågan hos en beståndsdel i ett varumärke, ska det göras en bedömning av huruvida beståndsdelen lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor eller tjänster med avseende på vilka varumärket har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor eller tjänster från andra företags. Vid denna bedömning ska hänsyn bland annat tas till beståndsdelens ursprungliga egenskaper mot bakgrund av frågan huruvida den är beskrivande med avseende på de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats (dom av den 8 november 2016, For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune), T-579/15, ej publicerad, EU:T:2016:644, punkt 34).

78      När ett varumärke består av ordelement och figurelement är de förstnämnda i princip mer särskiljande än de sistnämnda, eftersom det är lättare för genomsnittskonsumenten att hänvisa till de aktuella varorna eller tjänsterna genom att hänvisa till ordelementen än att beskriva varumärkets figurelement (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 mars 2014, Borrajo Canelo/harmoniseringskontoret – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, ej publicerad, EU:T:2014:119, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

79      När det gäller bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande ska hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars ursprungliga egenskaper jämförda med andra beståndsdelars ursprungliga egenskaper. Vidare kan i andra hand hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket (dom av den 23 oktober 2002, Matratzen Concord/harmoniseringskontoret – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, punkt 35).

80      Tribunalen konstaterar för det första, i likhet med överklagandenämnden och EUIPO, att ordet ”moreno” är den särskiljande beståndsdelen i det sökta kännetecknet, eftersom detta ord inte betyder något på tyska. Klagandens argument att ordelementet ”moreno” har en betydelse på spanska, vilken den breda tyskspråkiga allmänheten förväntas uppfatta när den ser detta ordelement, påverkar inte denna slutsats. Såsom klaganden har medgett, har den breda tyskspråkiga allmänheten nämligen inte har några större kunskaper i spanska och detta argument är inte på något sätt underbyggt. Det ska i detta avseende erinras om att den bevisning som klaganden åberopat till stöd för sitt argument, såsom konstaterats i punkt 28 ovan, inte kan tas upp till prövning.

81      Tribunalen fastställer för övrigt överklagandenämndens bedömning i punkt 33 i det överklagade beslutet, vilken klaganden inte har ifrågasatt och enligt vilken omsättningskretsen uppfattar orden ”happy” och ”choco” (som hänvisar till det tyska ordet ”Schokolade”), som den tillfredsställelse det ger att konsumera de varor som avses med det sökta varumärket och som de aktuella varornas huvudingrediens eller huvudsakliga smak. Det kan följaktligen konstateras att ordelementet ”choco” utgör en anspelning då det tydligt hänför sig till choklad eller till en förkortning av choklad (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2017, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love), T-325/15, ej publicerad, EU:T:2017:29, punkt 57) och vidare att ordelementet ”happy” har låg särskiljningsförmåga.

82      Vad beträffar figurelementen ska det konstateras att bakgrunden är banal, såväl vad gäller den geometriska formen som den skiftande bruna färgen, även om nämnda färg kan utgöra en anspelning på färgen på kaffe eller choklad. Bakgrunden fångar således inte omsättningskretsens uppmärksamhet.

83      Dessutom kan klaganden inte heller vinna framgång med sitt argument som i huvudsak syftar till att visa att kronan har särskiljningsförmåga av det skälet att den har varit föremål för två äldre registreringar som EU-figurmärken nr 008328346 och 015001266.

84      Det ska nämligen påpekas att figurmärkena nr 008328346 och nr 015001266 består av ordelementet ”flis”, det vill säga en del av klagandens firma, och ett figurelement med en svart krona respektive med en guldkrona.

85      I detta avseende ska det framhållas att ett kännetecken som består av de ovannämnda figurmärkena helt och hållet ingår i det sökta varumärket. Även om ordet ”flis”, som är placerat under kronan, inte är helt synligt, vilket innebär att omsättningskretsen inte kommer att fästa någon särskild uppmärksamhet vid det, ska det emellertid påpekas att särskiljningsförmågan hos guldkronan ska bedömas mot bakgrund av det helhetsintryck som det sökta kännetecknet ger. Såsom EUIPO har påpekat kommer den ovannämnda kronan av omsättningskretsen att uppfattas som lovprisande i stället för som en angivelse av ett kommersiellt ursprung för varorna och tjänsterna så att man kan tro att de härrör från ett visst företag.

86      Tribunalen fastställer således överklagandenämndens bedömning i punkterna 32 och 33 i det överklagade beslutet, enligt vilken dels ordelementet ”moreno” är den särskiljande beståndsdelen, ordet ”choco” utgör en anspelning och ordelementet ”happy” har låg särskiljningsförmåga, dels figurelementen saknar särskiljningsförmåga, med undantag för den beståndsdel som föreställer en guldkrona, som emellertid är av lovprisande karaktär och följaktligen inte har någon särskilt hög särskiljningsförmåga. Vidare ska det med avseende på helhetsintrycket av det sökta varumärket påpekas att ordet ”flis” passerar obemärkt.

87      För det andra delar tribunalen överklagandenämndens bedömning i punkterna 33 och 34 i det överklagade beslutet att ordet ”moreno” är den dominerande beståndsdelen i det sökta kännetecknet, dels på grund av den centrala ställning som den beståndsdelen har i kännetecknet, dels på grund av att dess bokstäver är större än vad som är fallet med bokstäverna i de andra beståndsdelarna ”happy” och ”choco”. Vidare är figurelementen inte sådana att denna slutsats kan ifrågasättas, eftersom bakgrunden i skiftande brun färg och kronan som är placerad i den övre vänstra delen av kännetecknet framstår som försumbara och av underordnad betydelse för helhetsintrycket av kännetecknet.

88      Det överklagade beslutet är således inte felaktigt i detta avseende.

–       Likheten i visuellt hänseende

89      Klaganden har hävdat att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i den mån de skiljer sig åt vad gäller deras egenskaper, uppbyggnad, stilisering och deras färgkombination, även om de har ordelementet ”moreno” gemensamt. Klaganden har i detta avseende gjort gällande att förekomsten av orden ”happy” och ”choco” och guldkronan, användningen av färgerna brunt, svart, vitt, guld och gult samt stiliseringen av bokstaven ”m” i ordelementet ”moreno” i det sökta kännetecknet medför att det kännetecknet skiljer sig från de äldre varumärkena.

90      EUIPO och intervenienten har bestritt dessa argument.

91      I förevarande fall består de äldre varumärkena endast av ordet ”moreno”, medan det sökta varumärket innehåller fyra ordelement, nämligen ”flis”, ”happy”, ”moreno” och ”choco”, vilket omfattar det ordelement som det sökta varumärket har gemensamt med de äldre kännetecknen.

92      De motstående kännetecknen innehåller således samma följd av bokstäver som står i samma ordning, nämligen ”m”, ”o”, ”r”, ”e”, ”n” och ”o”. Den omständigheten att de således delvis är identiska kan ge omsättningskretsen intryck av att de i viss mån liknar varandra i visuellt hänseende (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 december 2018, Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS), T-115/18, ej publicerad, EU:T:2018:882, punkt 48 och där angiven rättspraxis).

93      Den omständigheten att vart och ett av de motstående kännetecknen innehåller flera bokstäver i samma ordning kan visserligen ha en viss betydelse för bedömningen av den visuella likheten mellan de motstående kännetecknen (dom av den 20 oktober 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T-693/15, ej publicerad, EU:T:2016:620, punkt 29). Att det äldre kännetecknet helt omfattas av det sökta kännetecknet förstärker emellertid den visuella likheten mellan nämnda kännetecken (dom av den 15 juni 2011, Graf-Syteco/harmoniseringskontoret – Teco Electric & Machinery (SYTECO), T-229/10, ej publicerad, EU:T:2011:273, punkt 34).

94      Att det sökta varumärket består av ett annat antal ord och att ordet ”moreno” återfinns i mitten av uttrycket ”flis happy moreno choco”, är inte tillräckligt för att uppväga all visuell likhet, genom att de sex bokstäverna i ordet ”moreno” sammanfaller och att det enda ordelementet i de äldre varumärkena ingår i det sökta varumärket. Dessutom är ordelementet ”flis”, som är placerat under guldkronan, knappt synligt och passerar obemärkt.

95      Med beaktande av det helhetsintryck som vart och ett av de motstående kännetecknen åstadkommer kan figurelementen inte påverka denna bedömning. För det första är bakgrunden i skiftande brun färg i det sökta varumärket och den svarta bakgrunden, som uteslutande återfinns i det äldre varumärket nr 30702839, som avses i punkt 6 första strecksatsen ovan, försumbara och saknar betydelse för omsättningskretsen, eftersom det rör sig om vanliga former och färger som inte är originella. För det andra framstår guldkronan som en beståndsdel av underordnad betydelse, i motsats till vad klaganden har gjort gällande, på grund av att den är relativt liten i förhållande till övriga ord- och figurelement och av dess placering i den övre vänstra delen av det sökta varumärket. Dessutom fäster omsättningskretsen större uppmärksamhet vid ordelement. För det tredje kan det med avseende på sistnämnda element konstateras att färgerna grått och vitt samt typsnittet inte är särskilt iögonfallande.

96      Härav följer att överklagandenämndens bedömning, i punkterna 35 och 37 i det överklagade beslutet, att de motstående kännetecknen liknar varandra i visuellt hänseende ska godtas dels på grund av att ordelementet ”moreno” sammanfaller inte kan uppvägas av skillnader av dekorativ karaktär, dels att den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket återger det enda ordelementet i de äldre varumärkena.

97      Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att de motstående kännetecknen liknar varandra i visuellt hänseende.

–       Likheten i fonetiskt hänseende

98      Klaganden har hävdat att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i fonetiskt hänseende, eftersom det sökta varumärket innehåller tre ord, sju stavelser och sexton bokstäver, medan de äldre varumärkena består av ett enda ord, tre stavelser och sex bokstäver. Enligt klaganden påverkar denna skillnad rytmen i och betoningen av namnet på kännetecknen.

99      EUIPO och intervenienten har bestritt dessa argument.

100    Det ska erinras om att fonetisk återgivning av ett sammansatt kännetecken motsvarar alla ordelement, oberoende av deras grafiska särdrag, vilka snarare omfattas av en bedömning av kännetecknet i visuellt hänseende. Således ska det äldre kännetecknets figurelement inte beaktas vid jämförelsen av de motstående kännetecknen i fonetiskt hänseende (se dom av den 15 oktober 2015, Wolverine International/harmoniseringskontoret – BH Stores (cushe), T-642/13, ej publicerad, EU:T:2015:781, punkt 62 och där angiven rättspraxis).

101    Även om de motstående kännetecknen är olika långa och består av olika antal ord, innebär det helhetsintryck som de ger att de i fonetiskt hänseende kan konstateras likna varandra genom deras gemensamma beståndsdel (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 oktober 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/harmoniseringskontoret – El Corte Inglés (COR), T-214/09, ej publicerad, EU:T:2011:612, punkt 63).

102    Den omständigheten att antalet stavelser i de motstående kännetecknen skiljer sig åt är inte tillräcklig för att slå fast att varumärkena inte liknar varandra. Bedömningen av om de liknar varandra ska göras mot bakgrund av det helhetsintryck som de ger när de uttalas i sin helhet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 28 oktober 2010, Farmeco/harmoniseringskontoret – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, ej publicerad, EU:T:2010:458, punkt 39 och där angiven rättspraxis; dom av den 13 juni 2012, XXXLutz Marken/harmoniseringskontoret – Meyer Manufacturing (CIRCON), T-542/10, ej publicerad, EU:T:2012:294, punkt 50).

103    Det ska inledningsvis framhållas att såsom framgår av punkt 85 ovan uttalas ordelementet ”flis” inte av omsättningskretsen eftersom det knappt är synligt.

104    I förevarande fall omfattar övriga ordelement i det sökta varumärket, som helhet betraktade, totalt sju stavelser i tre ord, nämligen ”hap”, ”py”, ”mo”, ”re”, ”no”, ”cho” och ”co”, medan de äldre varumärkena innehåller samma ordelement som består av tre stavelser, nämligen ”mo”, ”re” och ”no”.

105    Tribunalen konstaterar att även om de motstående kännetecknen har olika stavelsestruktur, då de innehåller olika antal ord, liknar de varandra, eftersom det enda ordelementet ”moreno” som de äldre varumärkena består av, ingår i det sökta varumärket och kommer att uttalas på samma sätt och med samma betoning. Ordelementen ”happy” och ”choco” i det sökta varumärket uppväger således inte denna likhet i fonetiskt hänseende (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 november 2016, fortune, T-579/15, ej publicerad, EU:T:2016:644, punkt 49 och där angiven rättspraxis, och dom av den 17 oktober 2018, Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar), T-788/17, ej publicerad, EU:T:2018:691, punkterna 31 och 32).

106    Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den, i punkterna 36 och 37 i det överklagade beslutet, fann att de motstående kännetecknen i hög grad liknar varandra i fonetiskt hänseende.

–       Likheten i begreppsmässigt hänseende

107    Klaganden har gjort gällande att den tyska genomsnittskonsumenten, även om ordet ”moreno” inte betyder något särskilt på tyska, mycket väl förstår att ordet ”moreno” betyder brun på spanska och således hänvisar till färgen brun på de varor som härletts från kakao eller kaffe som omfattas av de äldre varumärkena. Klaganden har härvidlag som stöd för sina argument gjort gällande dels att spanska är ett av de mest talade språken i världen, dels att den tyska genomsnittskonsumenten har kunskaper i spanska, till exempel genom sin yrkesmässiga miljö, en hobby, med beaktande av dess allmänbildning eller intressen.

108    EUIPO och intervenienten har bestritt dessa argument.

109    I förevarande fall är det ostridigt att ordet ”moreno” inte har någon betydelse på tyska och att ordelementen ”happy” och ”choco” har låg särskiljningsförmåga respektive utgör en anspelning. Överklagandenämndens bedömning i punkterna 36 och 37 i det överklagade beslutet är därför inte felaktig på denna punkt.

110    Vidare kan klaganden inte vinna framgång med argumentet att omsättningskretsen kan förstå att ordet ”moreno” betyder brun på spanska och att den således skulle kunna se ett samband med de varor som omfattas av de äldre varumärkena.

111    Tribunalen erinrar för det första om att bilagorna A.9 och A.10 till överklagandet, vilka utgörs av utskrifter från ett spansk-engelskt nätlexikon och en utskrift av en sida från nätencyklopedin Wikipedia inte kan tas upp till prövning av de skäl som angetts ovan i punkt 28. Mot bakgrund av att dessa omständigheter inte ska ligga till grund för bedömningen och oberoende av vilket bevisvärde de skulle ha haft, ska det påpekas att klaganden inte i tillräcklig mån har visat att omsättningskretsen, bestående av den tyska genomsnittskonsumenten, har tillräckliga kunskaper i spanska för att uppfatta att ordet ”moreno” betyder ”brun”.

112    För det andra är det inte styrkt att omsättningskretsen uppfattar ordelementet ”moreno” som ett ordelement med en klar betydelse i de motstående kännetecknen som visar på ett samband mellan det ordet och, å ena sidan, varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket och, å andra sidan, de varor som omfattas av de äldre varumärkena.

113    Härav följer att någon begreppsmässig jämförelse inte kan göras i förevarande fall.

114    Av det ovan anförda följer att de motstående kännetecknen liknar varandra.

 Risken för förväxling

115    Klaganden har hävdat att de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan de motstående kännetecknen utesluter varje risk för förväxling hos konsumenten och har understrukit att jämförelsen även ska göras utifrån särskiljande och dominerande beståndsdelar. Klaganden anser att de äldre varumärkena saknar särskiljningsförmåga, vilket överklagandenämnden helt bortsett från i samband med prövningen av risken för förväxling, eftersom den, till stöd för sin argumentation, till exempel har gjort gällande att ordelementet ofta används av andra tillverkare för att beteckna en typ av konfekt eller varor och tjänster i klasserna 30 och 35. Klaganden har tillagt att om tribunalen fastställer det överklagade beslutet har intervenienten rätt att vidta rättsliga åtgärder mot de aktörer som använder ordet ”moreno” för att beteckna ett livsmedel. Klaganden har dessutom gjort gällande att överklagandenämnden underlät att beakta den bevisning som klaganden lagt fram och att den inte i tillräcklig mån motiverade varför invändningen hade bifallits.

116    EUIPO och intervenienten har bestritt dessa argument.

117    Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (dom av den 29 september 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punkt 17, och dom av den 14 december 2006, Mast-Jägermeister/harmoniseringskontoret – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.m.), T-81/03, T-82/03 och T-103/03, EU:T:2006:397, punkt 74).

118    Att de äldre varumärkena i förevarande fall anses ha låg särskiljningsförmåga utesluter inte att det kan anses föreligga en risk för förväxling. De äldre varumärkenas särskiljningsförmåga ska visserligen beaktas vid bedömningen av risken för förväxling (se, analogt, dom av den 29 september 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punkt 24). Särskiljningsförmågan är emellertid endast en omständighet bland flera som ska beaktas vid den bedömningen. Det kan därför föreligga risk för förväxling även när det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, särskilt då kännetecknen liknar varandra och de varor eller tjänster som avses är av liknande slag (se dom av den 13 december 2007, Xentral/harmoniseringskontoret – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, punkt 70 och där angiven rättspraxis).

119    Vad beträffar de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga, gäller att i ett invändningsförfarande, och för att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 inte ska åsidosättas, ska ett nationellt varumärke som åberopats till stöd för en invändning mot registreringen av ett EU-varumärke tillerkännas en viss särskiljningsförmåga (dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringskontoret, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 47). Att karakterisera ett kännetecken som beskrivande eller generiskt är likvärdigt med att förneka att kännetecknet har särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringskontoret, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 41).

120    Överklagandenämndens bedömning i punkt 35 i det överklagade beslutet, enligt vilken ordet ”moreno” är den särskiljande beståndsdelen i de äldre varumärkena och inte betyder något på tyska, medan figurelementen framstår som försumbara eller av underordnad betydelse, ska fastställas. Klagandens argument som syftar till att visa att de äldre varumärkena saknar särskiljningsförmåga föranleder inte någon annan bedömning.

121    Med beaktande av den förteckning över varor med avseende på vilka de äldre varumärkena har registrerats, gjorde överklagandenämnden med beaktande av principen om samspel som det erinrats om i punkt 117 ovan följaktligen rätt när den slog fast att det föreligger risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen, med undantag för tjänster i klass 35 som det sökta varumärket avser och som motsvarar följande beskrivning: ”Detaljhandel eller partihandel med formar för småkakor, parti- och detaljhandel med formar för småkakor via Internet”. Omsättningskretsen kan nämligen tro att varorna och tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i vart fall från företag med ekonomiska band. För det första är de aktuella varorna och tjänsterna delvis identiska och delvis av liknande slag och för det andra uppvisar de motstående kännetecknen, som helhet betraktade, likheter i visuellt och fonetiskt hänseende.

122    Tribunalen kan inte godta klagandens argument att överklagandenämnden underlät att beakta den bevisning som klaganden lade fram i sitt överklagande, eftersom denna bevisning förebringats för första gången vid tribunalen och det slagits fast att den inte kan tas upp till prövning, vilket framgår av punkt 28 ovan. I motsats till vad klaganden har hävdat, har överklagandenämnden för övrigt i tillräcklig mån redogjort för skälen till att den fann att det förelåg risk för förväxling mellan de ifrågavarande varumärkena.

 Invändningen om åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen

123    Klaganden har i huvudsak gjort gällande att EUIPO:s beslutspraxis är av väsentlig betydelse, eftersom den gör det möjligt att förutse dess åtgärder och bedöma möjligheterna att vinna framgång med en registreringsansökan. Klaganden har gjort gällande att det överklagade beslutet i förevarande fall får till följd att inte något varumärke som innehåller ordelementet ”moreno” kan registreras i framtiden, eftersom det föreligger risk för förväxling med de äldre varumärkena. Klaganden har gett in två exempel på invändningsförfaranden (nr B 2 706 78 och B 2 734 861), i vilka EUIPO beslutade att avslå en invändning i dess helhet, på grund av att ett äldre varumärke saknade särskiljningsförmåga. Syftet var att visa att EUIPO:s tidigare beslutspraxis talar för att det sökta varumärket ska registreras, med beaktande av principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen.

124    EUIPO och intervenienten har bestritt dessa argument.

125    Enligt fast rättspraxis ska överklagandenämnderna fatta beslut enligt förordning nr 207/2009 beträffande registrering av ett kännetecken som EU-varumärke inom ramen för en normbunden behörighet, och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som EU-varumärke ska därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av unionsdomstolen, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare praxis (se dom av den 14 november 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T-129/16, ej publicerad, EU:T:2017:800, punkt 96 och där angiven rättspraxis).

126    Även om EUIPO ska beakta de beslut som redan antagits och ägna särskild uppmärksamhet åt frågan huruvida det finns anledning att besluta på samma sätt, kräver iakttagandet av legalitetsprincipen att prövningen av en registreringsansökan ska vara strikt och fullständig och ska göras i varje enskilt fall, då registrering av ett kännetecken som varumärke är beroende av specifika villkor som är tillämpliga inom ramen för de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall (dom av den 16 januari 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. och EUIPO, C‑162/17 P, ej publicerad, EU:C:2019:27, punkt 60).

127    Eftersom överklagandenämnden i förevarande fall gjorde en fullständig och konkret prövning av huruvida det förelåg risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen innan den delvis avslog ansökan om registrering av det sökta varumärket, kan klaganden inte med framgång åberopa EUIPO:s tidigare beslut för att vederlägga slutsatsen att registreringen av det sökta varumärket är oförenlig med förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 november 2017, claranet, T-129/16, ej publicerad, EU:T:2017:800, punkt 97 och där angiven rättspraxis).

128    Av det ovan anförda följer att överklagandet ska ogillas såvitt det avser den ändrade förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena.

 Det andra yrkandet om ändring av det överklagade beslutet

129    Tribunalen erinrar om att dess behörighet enligt artikel 72.3 i förordning 2017/1001 att ändra överklagandenämndens beslut inte innebär att tribunalen får göra bedömningar i frågor i vilka överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där den – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa vilket beslut överklagandenämnden var skyldig att fatta (se dom av den 16 maj 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T-107/16, EU:T:2017:335, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

130    I förevarande fall har överklagandenämnden i det överklagade beslutet tagit ställning till huruvida det föreligger risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen med hänsyn till den ursprungliga förteckningen över de varor som omfattas av de äldre varumärkena, varför tribunalen har befogenhet att ändra beslutet på denna punkt.

131    Det framgår av övervägandena i punkterna 12–14 och 48–128 ovan att överklagandenämnden var skyldig att konstatera att det, i motsats till vad invändningsenheten ansåg, förelåg risk för att omsättningskretsen förväxlade de motstående kännetecknen med avseende på samtliga varor och tjänster som registreringsansökan avsåg, med undantag för de tjänster som omfattas av klass 35, som det sökta varumärket avser, och som motsvarar följande beskrivning: ”Detaljhandel eller partihandel med formar för småkakor; parti- och detaljhandel med formar för småkakor via Internet.”

132    Mot bakgrund av det ovan anförda finner tribunalen att villkoren för att tribunalen ska kunna utöva sin behörighet att ändra beslut är uppfyllda och att invändningen ska bifallas med avseende på samtliga varor och tjänster som avses i registreringsansökan, med undantag för de tjänster som avses i punkt 131 ovan.

 Rättegångskostnader

133    Enligt artikel 134.3 i rättegångsreglerna ska vardera rättegångsdeltagaren bära sina rättegångskostnader, om deltagarna ömsom tappar målet på en eller flera punkter. Tribunalen får emellertid besluta att en rättegångsdeltagare – förutom att bära sina rättegångskostnader – delvis ska ersätta en annan deltagares rättegångskostnader, om det framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna i målet.

134    I detta fall har klaganden, EUIPO och intervenienten ömsom tappat målet till viss del, eftersom det överklagade beslutet delvis ogiltigförklaras. Således ska vardera parten förpliktas att bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande:

1)      Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 31 maj 2018 (ärende R 1464/2017–1) ogiltigförklaras i den del som det slås fast att det sökta varumärket inte kan registreras med avseende på följande varor: ”kaffeersättning, te, kakao, varor som härletts från kakao, chokladbaserade drycker, samtliga ovannämnda varor i form av snabbdrycker”, med undantag för snabbdrycker av kakao.

2)      Invändningen bifalls med avseende på samtliga varor och tjänster som avses i registreringsansökan, med undantag för tjänster i klass 35 som motsvarar följande beskrivning: ”Detaljhandel eller partihandel med formar för småkakor; parti- och detaljhandel med formar för småkakor via Internet.”

3)      Överklagandet ogillas i övrigt.

4)      Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Collins

Barents

Passer

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 oktober 2019.

Underskrifter


*      Rättegångsspråk: engelska.