SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 24. oktobra 2019(*)

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Happy Moreno choco – Prejšnji figurativni nacionalni znamki MORENO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Nadomestitev seznama proizvodov, zajetih s prejšnjima nacionalnima figurativnima znamkama – Popravek odločbe odbora za pritožbe – Člen 102(1) Uredbe 2017/1001 – Pravna podlaga – Prejšnja praksa odločanja – Pravna varnost – Legitimno pričakovanje“

V zadevi T‑498/18,

ZPC Flis sp.j. s sedežem v Radziejowicah (Poljska), ki jo zastopa M. Kondrat, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata K. Kompari in H. O’Neill, agenta,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG s sedežem v Essnu (Nemčija), ki jo zastopajo N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen in M. Minkner, odvetniki,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 31. maja 2018 (zadeva R 1464/2017‑1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Aldi Einkauf in ZPC Flis,

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi A. M. Collins, predsednik, R. Barents in J. Passer (poročevalec), sodnika,

sodna tajnica: R. Ūkelytė, administratorka,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 20. avgusta 2018,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 30. novembra 2018,

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženega 22. novembra 2018,

na podlagi zahteve za predložitev dokumentov, ki jo je Splošno sodišče naslovilo na EUIPO 5. februarja 2019,

na podlagi pisnega vprašanja, ki ga je Splošno sodišče naslovilo na stranke, in njihovih odgovorov na to vprašanje, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženih 20. februarja 2019,

na podlagi obravnave z dne 4. julija 2019

izreka naslednjo

Sodbo

 Dejansko stanje

1        Tožeča stranka, družba ZPC Flis sp.j., je 22. januarja 2016 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).

2        Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:

Image not found

3        Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razreda 30 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:

–        razred 30: „Slaščice, bonboni, vaflji, vafelj rolice, pecivo“;

–        razred 35: „Prodaja na drobno ali debelo slaščic, modelčkov za drobno pecivo, vafljev, vafelj rolic, prodaja na debelo in drobno slaščic, modelčkov za drobno pecivo, vafljev, vafelj rolic na internetu“.

4        Prijava znamke je bila objavljena v Biltenu o blagovnih znamkah Evropske unije št. 59/2016 z dne 30. marca 2016.

5        Intervenientka, družba Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, je 23. junija 2016 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 46 Uredbe 2017/1001) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode iz točke 3 zgoraj.

6        Ugovor je temeljil na prejšnjih nemških figurativnih znamkah, ki sta bili prvotno registrirani za proizvode „kava, kavni nadomestki; proizvodi iz kave; pijače na osnovi kave; čaj, kakav; proizvodi iz kakava; pijače na osnovi kakava; pijače na osnovi čokolade; vsi zgoraj navedeni proizvodi tudi v instantni obliki“ iz razreda 30 (v nadaljevanju: prvotni seznam proizvodov). Po odločbi Deutsches Patent ‑ und Markenamt (nemški urad za patente in znamke, Nemčija) o delni razveljavitvi z dne 29. septembra 2008 je bila registracija prejšnjih nemških figurativnih znamk omejena na proizvode „kava, proizvodi in pijače na osnovi kave, ki vsebujejo kavo; prašek za izdelavo napitkov na osnovi kakava“ iz razreda 30 (v nadaljevanju: spremenjeni seznam proizvodov). Ti prejšnji znamki sta:

–        prejšnja nemška figurativna znamka, prijavljena 17. januarja 2007 in registrirana 29. marca 2007 pod številko 30702839, kot je prikazana spodaj:

Image not found

–        prejšnja nemška figurativna znamka, prijavljena 17. januarja 2007 in registrirana 29. marca 2007 pod številko 30702840, kot je prikazana spodaj:

Image not found

7        V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001).

8        Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 10. maja 2017 zavrnil ugovor s tem, da je svojo odločbo oprl na spremenjeni seznam proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki.

9        Intervenientka je 6. julija 2017 pri EUIPO na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali členi od 66 do 71 Uredbe 2017/1001) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

10      Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 31. maja 2018 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) odločbo oddelka za ugovore delno razveljavil.

11      V zvezi s tem je odbor za pritožbe menil, da je upoštevno ozemlje Nemčija in da je upoštevna javnost širša javnost, ki je relativno dobro obveščena ter razumno pozorna in preudarna, s povprečno stopnjo pozornosti.

12      Odbor za pritožbe je v zvezi s primerjavo zadevnih proizvodov in storitev menil, da so „slaščice, bonboni, vaflji, vafelj rolice, pecivo“ iz razreda 30, na katere se nanaša prijavljena znamka, in proizvodi s prvotnega seznama proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki, enaki ali podobni. Odbor za pritožbe je prav tako v bistvu menil, da so storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, podobne proizvodom s prvotnega seznama, na katere se nanašata prejšnji znamki, razen storitev „prodaja na drobno ali debelo modelčkov za drobno pecivo, prodaja na debelo in drobno modelčkov za drobno pecivo na internetu“, ki sta drugačni.

13      Odbor za pritožbe je glede primerjave nasprotujočih si znakov v bistvu menil, da je razlikovalni element navedenih znakov skupna beseda „moreno“ in da so si ti znaki vizualno podobni, fonetično pa zelo podobni ali celo enaki, pri čemer pri primerjavi nasprotujočih si znakov pomenska raven nima nobene vloge.

14      Odbor za pritožbe je zato ugotovil obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 za vse proizvode in storitve, razen za storitvi iz razreda 35, ki ustrezata temu opisu: „Prodaja na drobno ali debelo modelčkov za drobno pecivo, prodaja na debelo in drobno modelčkov za drobno pecivo na internetu“.

15      Odbor za pritožbe je 15. novembra 2018 sprejel odločbo, naslovljeno „popravek“, na podlagi člena 102 Uredbe 2017/1001, ki je bila vročena 11. decembra 2018 (v nadaljevanju: popravek z dne 15. novembra 2018). Tako je s spremenjenim seznamom proizvodov nadomestil prvotni seznam proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki.

16      Točka 1 izreka izpodbijane odločbe s popravkom z dne 15. novembra 2018 ni bila spremenjena.

 Predlogi strank

17      Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

–        razveljavi izpodbijano odločbo in zadevo vrne EUIPO v ponovno odločanje;

–        ali izpodbijano odločbo spremeni „tako, da ugotovi, da ni relativnih razlogov za zavrnitev registracije [prijavljene] znamke za vse proizvode in storitve iz razredov 30 in 35 ter da se znamka registrira“;

–        „v zvezi s stroški odloči v [njeno] korist“.

18      EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

–        tožbo zavrne;

–        tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

19      Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

–        tožbo razglasi za nedopustno;

–        tožbo zavrže;

–        tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

 Pravo

20      Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja, da je bil popravek z dne 15. novembra 2018 sprejet zunaj področja uporabe člena 102(1) Uredbe 2017/1001, in navaja samo en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Tožeča stranka v tem okviru trdi, da sta bili kršeni načelo varstva legitimnih pričakovanj in načelo pravne varnosti.

 Dopustnost tožbe

21      Intervenientka zatrjuje, da tožba ni dopustna – ne da bi vložila ugovor nedopustnosti na podlagi člena 130 Poslovnika Splošnega sodišča – ker so predlogi tožeče stranke v nasprotju z načelom, v skladu s katerim morajo biti „jasni in nedvoumni“. Po njenem mnenju v obravnavanem primeru ni mogoče vedeti, kaj tožeča stranka zahteva.

22      V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da tožba ustreza zahtevama po jasnosti in natančnosti, ki se zahtevata s členom 177(1)(e) Poslovnika, saj je popolnoma razumljivo, da tožeča stranka predlaga razveljavitev izpodbijane odločbe in po potrebi njeno spremembo.

23      Zato je treba tožbo razglasiti za dopustno.

 Dopustnost prilog od A.3 do A.27 k tožbi, ki so bile prvič predložene pred Splošnim sodiščem

24      EUIPO trdi, da dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila v zvezi z uporabo besede „moreno“ na trgu, niso dopustni, ker so novi, saj naj odbor za pritožbe pri sprejetju izpodbijane odločbe navedenih dokazov ne bi imel na voljo.

25      Intervenientka izrecno uveljavlja ugovor nedopustnosti, ker naj bi tožeča stranka dokumente iz prilog od A.3 do A.27 k tožbi prvič predložila pred Splošnim sodiščem.

26      V skladu z ustaljeno sodno prakso je namen tožbe pred Splošnim sodiščem nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe pri EUIPO v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009, zato naloga Splošnega sodišča ni ponovno preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred njim (glej sodbo z dne 12. marca 2014, Tubes Radiatori/UUNT – Antrax It (Radiator), T‑315/12, neobjavljena, EU:T:2014:115, točka 27; glej v tem smislu tudi sodbo z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, točka 19 in navedena sodna praksa).

27      V obravnavani zadevi je tožeča stranka predložila natisnjene izvlečke iz več baz podatkov, kot so baza urada EUIPO (priloge A.3, A.11 in od A.21 do A.24), baza nemškega urada za patente in znamke (prilogi A.4 in A.5), baza Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (državni patentni urad Republike Litve, Litva) (priloga A.19) in baza Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) (priloge A.6, od A.16 do A.18, A.20 in od A.25 do A.27), natisnjene spletne slovarje (priloge od A.7 do A.9), natisnjene strani spletne enciklopedije Wikipedia (priloga A.10) ter natisnjene strani spletnih mest (priloge od A.12 do A.15).

28      Ugotoviti pa je treba, da iz listin iz spisa nikakor ni razvidno, da je tožeča stranka zgoraj navedene dokaze predložila v postopku pred organi EUIPO, da bi dokazala obstoj verjetnosti zmede, tako da so bili ti prvič predloženi pred Splošnim sodiščem in jih je zato treba razglasiti za nedopustne, razen tistih iz prilog od A.3 do A.6.

29      Namreč, čeprav dokumenti, vsebovani v prilogah od A.3 do A.6, pomenijo nove elemente, pa tožeči stranki ni mogoče očitati, da je predložila izvlečke iz baz podatkov urada EUIPO (priloga A.3), nemškega urada za patente in znamke (prilogi A.4 in A.5) in zbirke organizacije WIPO (priloga A.6), da bi zatrjevala, da je bila v izpodbijani odločbi storjena napaka v okviru primerjave proizvodov in storitev ter ustvarjena verjetnost zmede glede na seznam proizvodov, za katere sta bili prejšnji znamki registrirani, kar je napaka, ki je pred sprejetjem izpodbijane odločbe ni bilo mogoče ugotoviti.

30      Zato je treba priloge od A.3 do A.6 k tožbi razglasiti za dopustne.

 Nadomestitev seznama proizvodov v izpodbijani odločbi in popravek z dne 15. novembra 2018

31      Tožeča stranka v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe navedel prvotni seznam proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki, medtem ko se spremenjeni seznam proizvodov pojavi v izvlečkih iz zbirk podatkov organizacije WIPO in nemškega urada za patente in znamke, kar po njenem mnenju pomeni kršitev določb Uredbe št. 207/2009. Tožeča stranka v odgovoru z dne 20. februarja 2019 na vprašanje Splošnega sodišča trdi, da se odbor za pritožbe ni mogel sklicevati na člen 102 Uredbe 2017/1001 za sprejem popravka z dne 15. novembra 2018. Tožeča stranka trdi, da nadomestitve seznama proizvodov ni mogoče šteti za očitno napako ali opustitev, da ta nadomestitev vpliva na točnost analize odbora za pritožbe, da vpliva na obrazložitev in na utemeljenost izpodbijane odločbe ter da je bila sprejeta zunaj področja uporabe člena 102 Uredbe 2017/1001.

32      EUIPO priznava, da je po zožitvi upošteval prvotni seznam proizvodov in ne seznama proizvodov, za katere sta bili registrirani prejšnji znamki. Vendar EUIPO trdi, da ta pisna napaka, ki je bila popravljena s popravkom z dne 15. novembra 2018, nikakor ne vpliva na razlogovanje in ugotovitve odbora za pritožbe, ker so „proizvodi iz kave“ enako vključeni v prvotni seznam proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki, in v spremenjeni seznam proizvodov.

33      Intervenientka v odgovoru na ukrep procesnega vodstva priznava, da sta prvotni seznam proizvodov in spremenjeni seznam proizvodov različna. Ob tem pa intervenientka trdi, da ta napaka ne spremeni niti sklepanja niti končne ugotovitve odbora za pritožbe.

34      Člen 102(1) Uredbe 2017/1001 določa, da EUIPO na lastno pobudo ali zahtevo stranke v svojih odločbah popravi jezikovne napake ali napake pri prepisu in očitne spreglede ali tehnične napake, ki jih stori pri registraciji znamke Evropske unije ali objavi te registracije.

35      V obravnavanem primeru je treba poudariti, da razlogi v zvezi z določitvijo ozemlja, določitvijo upoštevne javnosti ter razlogi, ki se nanašajo na primerjavo znakov, s popravkom z dne 15. novembra 2018 niso bili nikakor spremenjeni.

36      S popravkom z dne 15. novembra 2018 je bilo namreč samo vstavljeno sklicevanje na zožitev seznama proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki, v točko 3 izpodbijane odločbe, ter je bila z njim nadomeščena navedba proizvodov, ki dejansko ustrezajo spremenjenemu seznamu proizvodov, v okviru primerjave proizvodov in storitev v točkah 18, 19 in 25 izpodbijane odločbe ter v okviru verjetnosti zmede v točki 40 navedene odločbe.

37      Ugotoviti je treba, prvič, da nadomestitve seznama proizvodov iz razreda 30, na katere se nanašata prejšnji znamki, ni mogoče opredeliti niti kot jezikovno napako niti kot napako prepisa, ker je odbor za pritožbe za namene te nadomestitve preizkusil enakost ali podobnost zadevnih proizvodov z vidika prvotnega seznama proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki. Poleg tega s popravkom z dne 15. novembra 2018 iz izpodbijane odločbe niso bile odstranjene vse navedbe, ki se nanašajo na prvotni seznam proizvodov. To dokazuje sklicevanje na proizvode kot je čaj, iz točke 20 izpodbijane odločbe, ko odbor za pritožbe navaja, da se čaj lahko uporablja pri pripravi proizvodov, na katere se nanaša prijavljena znamka, ter sklicevanje na prilogi 7 in 8, v katerih je obravnavana čokolada, in ki se nanašata na dokaze, ki jih je tožeča stranka predložila, da bi dokazala obstoj enakosti ali podobnosti med zadevnimi proizvodi in storitvami.

38      Drugič, v nasprotju s tem, kar sta EUIPO in intervenientka trdila na obravnavi, napaka, ki je pripeljala do nadomestitve seznama proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki, prav tako ne ustreza očitnemu spregledu, ker je odbor za pritožbe preizkusil enakost ali podobnost zadevnih proizvodov glede na vse proizvode, ki jih vsebuje besedilo prvotnega seznama proizvodov, kot je čaj (glej točko 37 zgoraj).

39      Tretjič, prav tako je treba zavrniti opredelitev tehnične napake, ki bi upravičila uporabo člena 102 Uredbe 2017/1001, ker se v obravnavanem primeru napaka ne nanaša na registracijo ali na objavo znamke Evropske unije, ampak na nepravilno upoštevanje seznama proizvodov, za katere sta bili prejšnji znamki dejansko registrirani, v okviru presoje verjetnosti zmede.

40      Zato je bil popravek z dne 15. novembra 2018 sprejet zunaj primerov, določenih v členu 102(1) Uredbe 2017/1001, v katerih lahko odbori za pritožbe popravijo svoje odločbe. Tako je bil povsem brez pravne podlage (glej v tem smislu sodbo z dne 22. novembra 2011, mPAY24/UUNT – Ultra (MPAY24), T‑275/10, neobjavljena, EU:T:2011:683, točka 25).

41      Ob upoštevanju teh ugotovitev je treba preizkusiti zakonitost izpodbijane odločbe brez upoštevanja sprememb, ki so bile vanjo vnesene s popravkom z dne 15. novembra 2018.

42      Trditev, ki jo je EUIPO navajal na obravnavi, da tudi če bi odbor za pritožbe storil napako v izpodbijani odločbi, ta ne more povzročiti razveljavitve navedene odločbe, saj ni imela nobenega vpliva na rezultat (glej v tem smislu sodbo z dne 3. junija 2015, Giovanni Cosmetics/UUNT – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, točka 135 in navedena sodna praksa), je treba zavrniti iz spodaj navedenih razlogov.

43      Kava in pijače na osnovi kave so namreč skupne obema seznamoma proizvodov v enaki formulaciji in proizvodi iz kave so skupni navedenima seznamoma v podobni formulaciji, tako da so sledeče sklepanje, opravljena presoja in končni sklep glede teh proizvodov v izpodbijani odločbi prav tako enaki. V zvezi s proizvodom „prašek za izdelavo napitkov na osnovi kakava“, ki se pojavi na spremenjenem seznamu proizvodov, je treba priznati, da združuje del proizvodov, ki se nanaša na „pijače na osnovi kakava“ in na kakav v instantni obliki (razume se za pijače).

44      Zato je spremenjeni seznam proizvodov ožji in je v celoti zajet s prvotnim seznamom proizvodov, ki se pojavi v izpodbijani odločbi.

45      Ker je odbor za pritožbe svojo presojo utemeljil na vseh proizvodih s prvotnega seznama, je ta odločil ultra petita, ker je pri analizi verjetnosti zmede upošteval druge proizvode, kot so tisti, za katere sta bili prejšnji znamki registrirani, in sicer „nadomestki kave; čaj, kakav; proizvodi iz kakava; pijače na osnovi čokolade; vsi zgoraj navedeni proizvodi, prav tako v instantni obliki“, razen kakava v zvezi z zadnjenavedenimi.

46      Iz tega sledi, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem je ugotovljen obstoj verjetnosti zmede glede proizvodov, ki niso proizvodi, za katere sta bili registrirani prejšnji znamki.

47      Poleg tega je treba tožbeni razlog tožeče stranke, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, preučiti le glede proizvodov, za katere sta bili prejšnji znamki dejansko registrirani.

 Tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009

48      V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Poleg tega na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 207/2009 izraz „prejšnje blagovne znamke“ pomeni znamke, registrirane v državi članici, z datumom zahteve za registracijo, ki je predhoden glede na datum prijave znamke Evropske unije.

49      V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja, kadar bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij. V skladu z isto sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov v obravnavani zadevi, zlasti soodvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo proizvodov ali storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo z dne 9. julija 2003, Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).

50      Ugotoviti je treba, da tožeča stranka ne izpodbija presoje odbora za pritožbe iz točke 11 zgoraj, ki se nanaša na določitev ozemlja, ki ga je treba upoštevati, ter na opredelitev upoštevne javnosti.

 Primerjava zadevnih proizvodov in storitev

51      Tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe ni upošteval vseh relevantnih dejavnikov pri preučitvi primerjave proizvodov in da je zato napačno ugotovil enakost ali podobnost med proizvodi iz razreda 30. Trdi, da so proizvodi različni, ker, prvič, so proizvodi, na katere se nanaša prijavljena znamka, namenjeni temu, da se jih poje, medtem ko so proizvodi, na katere se nanašata prejšnji znamki, namenjeni temu, da se jih popije, in ker, drugič, so vaflji, pecivo in slaščice lahko sestavljeni iz več sestavin, pri čemer kakav ali kava nista glavna sestavina. Po njenem mnenju odbor za pritožbe ni upošteval razlogov iz odločbe oddelka za ugovore, iz katerih so zlasti razvidne razlike v naravi in v namenu proizvodov. Poleg tega trdi, da so zadevni proizvodi različni, saj dejstvo, da se kakav ali aroma na osnovi kakava ali kave doda končnim proizvodom, kot so vaflji, slaščice ali pecivo, ne pomeni samodejno, da se bodo navedeni proizvodi tržili pod prijavljeno znamko. Taka domneva naj bi presegala obseg člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Nazadnje dodaja, da so zadevni proizvodi popolnoma različna živila, ki niso v neposredni bližini, zlasti na policah supermarketov, ter da lahko imajo proizvodi in storitve bodisi enake distribucijske kanale bodisi uporabljajo različne distribucijske kanale.

52      EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

53      V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse relevantne dejavnike, ki opredeljujejo razmerje med njimi. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, uporabo in konkurenčnost oziroma komplementarnost. Upoštevati je mogoče tudi druge dejavnike, kot so distribucijski kanali zadevnih proizvodov (glej sodbo z dne 11. julija 2007, El Corte Inglés/UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, točka 37 in navedena sodna praksa).

54      Poleg tega je bilo razsojeno, da kadar proizvodi, na katere se nanaša prejšnja znamka, zajemajo tudi proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, se ti proizvodi štejejo za enake (glej sodbo z dne 24. novembra 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, točka 34 in navedena sodna praksa).

55      V sodni praksi je bilo prav tako pojasnjeno, da okoliščina, da so se zadevni proizvodi pogosto prodajali na istih specializiranih prodajnih mestih, olajša zaznavanje tesnih vezi med njimi pri zadevnem potrošniku in krepi vtis, da je za njihovo proizvodnjo odgovorno isto podjetje (glej v tem smislu sodbo z dne 11. julija 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, točka 50).

–       Primerjava proizvodov iz razreda 30

56      V zvezi s podobnostjo med proizvodi iz razreda 30, na katere se nanašajo nasprotujoči si znaki, je odbor za pritožbe v točki 22 izpodbijane odločbe ugotovil, da so ti deloma enaki in deloma podobni.

57      Prvič, odbor za pritožbe je v točki 18 izpodbijane odločbe štel, najprej, da specifikacija v zahtevi za registracijo, ki opredeljuje proizvode iz kave in proizvode iz kakava, zajema končne živilske proizvode, katerih glavna sestavina je kava ali čokolada, dalje, da je za „slaščice, bombone, vaflje, vafelj rolice, pecivo“, katerih glavna sestavina sta kava ali kakav, mogoče šteti, da so iz kakava ali proizvodov iz kakava, in, nazadnje, da specifikacija proizvodov iz kave in izdelkov iz kakava vključuje proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, katerih glavna sestavina je kava ali kakav, in da se v tem obsegu ti proizvodi lahko štejejo za enake.

58      Sicer ni sporno, da so „proizvodi iz kave“ osnovne sestavine „slaščic, bonbonov, vafljev, vafelj rolic, peciva“ (glej v tem smislu sodbo z dne 19. septembra 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany), T‑652/17, neobjavljena, EU:T:2018:564, točki 34 in 35), ker se lahko uporabijo pri njihovi pripravi, da jim dajo določen okus, tudi če niso glavna sestavina, vendar je treba ugotoviti, da „proizvodi iz kave“ vključujejo „sladkarije, bombone, vaflje, vafelj rolice, pecivo“ samo, kadar je glavna sestavina kava, saj so prvi splošna oznaka ali širša kategorija kot drugi.

59      Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da so ti proizvodi, na katere se nanašajo nasprotujoči si znaki, enaki, ker so proizvodi, na katere se nanašata prejšnji znamki, vključevali proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka.

60      Drugič, odbor za pritožbe je v točki 19 izpodbijane odločbe menil, da so drugi proizvodi, na katere se nanašata prejšnji znamki, ki spadajo med pijače ali proizvode, ki se uporabljajo za izdelavo pijač ali kot sestavina, s katero se živilom doda aroma ali okus, podobni proizvodom, na katere se nanaša prijavljena znamka, ker so komplementarni, saj se pogosto zaužijejo, prodajajo ali postrežejo skupaj, in ker jih upoštevna javnost pogosto želi kupovati skupaj.

61      V zvezi s tem je treba poudariti, da so komplementarni tisti proizvodi ali storitve, med katerimi obstaja tesna povezava v tem smislu, da je eden neizogibno potreben ali pomemben za uporabo drugega, tako da lahko potrošniki mislijo, da je za proizvodnjo teh proizvodov ali dobavo teh storitev odgovorno isto podjetje. Proizvodi, ki so namenjeni različnim javnostim, po definiciji ne morejo biti komplementarni (glej sodbo z dne 22. januarja 2009, Commercy/UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, točki 57 in 58 ter navedena sodna praksa).

62      Odbor za pritožbe je sicer v točki 19 izpodbijane odločbe pravilno menil, da so proizvodi, na katere se nanaša prijavljena znamka, drugačni od tistih, na katere se nanašata prejšnji znamki, glede na njihovo naravo in namen. Medtem ko so namreč „slaščice, bonboni, vaflji, vafelj rolice, pecivo“ trda živila, ki se zaužijejo za potešitev lakote ali za potešitev želje po sladkih proizvodih, so kava, pijače na osnovi kave ali praški za izdelavo pijač na osnovi kakava tekoča živila ali so uporabljena za izdelavo tekočih živil, ki se zaužijejo za potešitev žeje ali pa za potešitev potrebe po bodisi kofeinu bodisi kakavu, ki je vključen v pijače na osnovi kakava (glej v tem smislu sodbo z dne 28. oktobra 2015, Monster Energy/UUNT – Home Focus (MoMo Monsters), T‑736/14, neobjavljena, EU:T:2015:809, točki 23 in 25).

63      V zvezi s komplementarnostjo teh proizvodov je treba navesti, da se lahko ob slaščicah, bonbonih, vafljih, vafelj rolicah in pecivu postrežejo pijače, vendar njihova uporaba ni nepogrešljiva niti pomembna za uživanje kave, pijač na osnovi kave ali praška za izdelavo pijač na osnovi kakava, ali obratno, čeprav jih upoštevna javnost lahko uživa skupaj (sodba z dne 28. oktobra 2015, MoMo Monsters, T‑736/14, neobjavljena, EU:T:2015:809, točki 28 in 29).

64      Vendar je treba glede distribucijskih kanalov ugotoviti, kot poudarja EUIPO, da tožeča stranka priznava, da imajo lahko zadevni proizvodi enake distribucijske kanale in ne prereka, da so namenjeni istim potrošnikom. Poleg tega so proizvodi, na katere se nanašajo zadevne znamke, zlasti v supermarketih po navadi na istih policah ali v bližini, tako da upoštevna javnost lahko misli, da lahko izvirajo od istih proizvajalcev (glej v tem smislu sodbo z dne 26. aprila 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino), T‑21/15, neobjavljena, EU:T:2016:241, točka 27).

65      Zato je treba potrditi presojo odbora za pritožbe, s katero je ugotovil podobnost med proizvodi „slaščice, bonboni, vaflji, vafelj rolice, pecivo“ in „kava, pijače na osnovi kave ali prašek za izdelavo pijač na osnovi kakava“.

–       Primerjava proizvodov iz razreda 30 in storitev iz razreda 35

66      Odbor za pritožbe je glede podobnosti med storitvami iz razreda 35, na katere se nanaša prijavljena znamka, in proizvodi iz razreda 30, na katere se nanašata prejšnji znamki, v točki 25 izpodbijane odločbe menil, da obstaja nizka stopnja podobnosti med storitvami „prodaja na drobno ali na debelo slaščic, vafljev, vafelj rolic; prodaja na debelo in na drobno slaščic, vafljev, vafelj rolic na internetu“ in „proizvodi iz kave; proizvodi iz kakava“, ker zadnjenavedeni zajemajo proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, katerih glavna sestavina ali okus je kava ali kakav.

67      Opozoriti je treba, da mora v skladu s členom 21, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije in členom 177(1)(d) Poslovnika tožba vsebovati navajane razloge in trditve ter povzetek navedenih razlogov. Ta povzetek mora izhajati iz besedila tožbe ter biti dovolj jasen in natančen, da toženi stranki omogoči pripravo obrambe in Splošnemu sodišču, da glede na okoliščine primera odloči o tožbi brez dodatnih podatkov (glej v tem smislu sodbo z dne 22. junija 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, točka 11 in navedena sodna praksa).

68      Ugotoviti pa je treba, tako kot EUIPO, da tožeča stranka na splošno zatrjuje, da med zadevnimi proizvodi in storitvami ne obstaja nikakršna podobnost, ne da bi v podporo svoji trditvi navajala kakršen koli argument, ki bi lahko omajal presojo odbora za pritožbe zlasti glede primerjave med storitvami, na katere se nanaša prijavljena znamka, in proizvodi, na katere se nanašata prejšnji znamki.

69      Ta trditev tako ne izpolnjuje zahtev iz Poslovnika, zato je treba očitek posledično razglasiti za nedopusten v smislu sodne prakse, navedene zgoraj v točki 67.

 Primerjava nasprotujočih si znakov

70      Celovita presoja verjetnosti zmede mora glede vizualne, fonetične ali pomenske podobnosti nasprotujočih si znakov temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti dajejo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik zadevnih proizvodov ali storitev, je pri celoviti presoji te verjetnosti odločilna. Povprečni potrošnik v zvezi s tem običajno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej sodbo z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, točka 35 in navedena sodna praksa).

71      Presoja podobnosti med dvema znamkama ne more biti omejena samo na upoštevanje enega sestavnega dela sestavljene znamke in njegovo primerjanje z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preizkusom zadevnih znamk, upoštevajoč vsako kot celoto, kar ne izključuje tega, da lahko v določenih okoliščinah glede celotnega vtisa, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, prevlada en ali več njenih sestavnih delov (glej sodbo z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, točka 41 in navedena sodna praksa). Presojo podobnosti samo na podlagi prevladujočega elementa je mogoče opraviti, le če so vsi preostali sestavni deli znamke zanemarljivi (sodbi z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, točka 42, in z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT, C‑193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, točka 43). Tako bi bilo lahko zlasti takrat, kadar ta sestavni del lahko sam prevlada v sliki te znamke, ki jo ima upoštevna javnost v spominu, tako da so drugi sestavni deli te znamke v celotnem vtisu, ki ga ustvarja, zanemarljivi (sodba z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT, C‑193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, točka 43).

72      Podobnost nasprotujočih si znakov je treba presojati ob upoštevanju teh preudarkov.

73      V obravnavanem primeru prijavljena znamka vsebuje štiri nekoliko stilizirane besedne elemente, in sicer „flis“ zlate barve, „happy“ rumene barve, ter „moreno“ in „choco“ bele barve. Znak je prav tako sestavljen iz figurativnih elementov, kot so podlaga v več odtenkih rjave, s svetlejšim odtenkom na zgornjem delu in temnejšim na spodnjem delu, ter krono zlate barve, postavljeno nad besednim elementom „flis“ in na levo od besede „happy“.

74      Prejšnji znamki vsebujeta samo en besedni element, to je „moreno“. Prejšnja znamka št. 30702839 vsebuje navedeni besedni element sive barve na črni podlagi s sivo obrobo. Prejšnja znamka št. 30702840 vsebuje isti besedni element s prvo in zadnjo črko „m“ in „o“, ki sta večji od drugih, ter dva figurativna elementa, ki predstavljata dve navpični črti, ki sta postavljeni ob robovih.

–       Opredelitev razlikovalnih in prevladujočih elementov prijavljene znamke

75      Tožeča stranka v bistvu trdi, da prevladujoči element ni besedni element „moreno“, temveč krona zlate barve, ki je v sredini prijavljenega znaka, pri čemer je navedena krona prav tako predmet zaščite dveh figurativnih znamk Evropske unije, registriranih v imenu tožeče stranke, ene v isti barvi in druge v črni barvi. Tožeča stranka trdi, da ta krona ni zanemarljiv element, temveč je, nasprotno, razlikovalni element znaka, ki nakazuje na njegovega imetnika, torej tožečo stranko, in da se krona – poleg tega, da je prevladujoči element – razlikuje po svoji zlati barvi na temni podlagi črne in rjave barve.

76      EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

77      Za presojo razlikovalnega učinka elementa, ki sestavlja znamko, je treba presoditi, v kolikšnem obsegu lahko ta element prispeva k temu, da se proizvodi ali storitve, za katere je bila znamka registrirana, opredelijo, kot da izvirajo iz določenega podjetja, ter da se torej ti proizvodi in storitve razlikujejo od proizvodov ali storitev drugih podjetij. Pri tej presoji je treba upoštevati zlasti bistvene lastnosti zadevnega elementa ter to, ali je opisen glede proizvodov ali storitev, za katere je bila znamka registrirana (sodba z dne 8. novembra 2016, For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune), T‑579/15, neobjavljena, EU:T:2016:644, točka 34).

78      Poleg tega, kadar je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, so prvi načeloma bolj razlikovalni kot drugi, ker se povprečni potrošnik lažje sklicuje na zadevne proizvode ali storitve z navajanjem besednih elementov kot z opisovanjem figurativnih elementov te znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 12. marca 2014, Borrajo Canelo/UUNT – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, neobjavljena, EU:T:2014:119, točka 38 in navedena sodna praksa).

79      Pri presoji prevladujočega značaja enega ali več sestavnih delov sestavljene znamke je treba zlasti upoštevati bistvene lastnosti vsakega izmed teh sestavnih delov in slednje primerjati z drugimi sestavnimi deli. Ob tem se lahko dodatno upošteva tudi relativni položaj različnih sestavnih delov v obliki sestavljene znamke (sodba z dne 23. oktobra 2002, Matratzen Concord/UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, točka 35).

80      Na prvem mestu je treba ugotoviti, tako kot odbor za pritožbe in urad EUIPO, da je beseda „moreno“ razlikovalni element prijavljenega znaka, ker ta beseda nima nobenega pomena v nemščini. S trditvijo tožeče stranke, da ima besedni element „moreno“ v španščini pomen, ki naj bi ga nemško govoreča splošna javnost iz navedenega besednega elementa zaznala, ni mogoče podvomiti v to ugotovitev, saj španščina v nemško govoreči širši javnosti – kot priznava tožeča stranka – ni dobro poznana, zato navedena trditev ni z ničemer podprta. V zvezi s tem je treba opozoriti, kot je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 28, da so bili dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila v utemeljitev svoje trditve, razglašeni za nedopustne.

81      Poleg tega je treba potrditi presojo odbora za pritožbe, ki je navedena v točki 33 izpodbijane odločbe in ki je tožeča stranka ne izpodbija, da naj bi upoštevna javnost besedi „happy“ in „choco“ (ki se nanašata na nemško besedo „Schokolade“) razumela kot zadovoljstvo, ki ga prinaša zaužitje proizvodov, na katere se nanaša prijavljena znamka, in kot glavno sestavino ali glavni okus zadevnih proizvodov. Zato je treba ugotoviti, prvič, da je besedni element „choco“ namig, ker se jasno nanaša na čokolado ali na okrajšavo čokolade (glej v tem smislu sodbo z dne 25. januarja 2017, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love), T‑325/15, neobjavljena, EU:T:2017:29, točka 57), in drugič, da ima element „happy“ šibek razlikovalni učinek.

82      V zvezi s figurativnimi elementi je treba ugotoviti, da je podlaga – tako po geometrijski obliki kot po stopnjevanju odtenkov rjave barve, čeprav se ta lahko nanaša na barvo kave ali čokolade – vsakdanja in ne more vzbujati pozornosti upoštevne javnosti.

83      Poleg tega trditve tožeče stranke, s katero želi v bistvu dokazati, da ima krona razlikovalni učinek, ker je bila predmet dveh prejšnjih registracij kot figurativnih znamk Evropske unije št. 008328346 in 015001266, ni mogoče sprejeti.

84      Poudariti je namreč treba, da sta figurativni znamki št. 008328346 in 015001266 sestavljeni iz besednega elementa „flis“, in sicer dela firme tožeče stranke in figurativnega elementa, kot je krona črne barve oziroma krona zlate barve.

85      V zvezi s tem je treba poudariti, da je znak, ki sestavlja zgoraj navedeni figurativni znamki, v celoti vključen v prijavljeno znamko. Vendar je treba navesti, da je treba razlikovalni učinek krone zlate barve – medtem ko izraz „flis“, ki je postavljen pod krono, ni jasno zaznaven, tako da upoštevna javnost temu ne bo posvečala nobene posebne pozornosti – presojati glede na celotni vtis znaka, za katerega se zahteva registracija v obravnavanem primeru. Kot navaja EUIPO, pa bo upoštevna javnost navedeno krono zaznala kot poveličevalno, ne pa kot tako, ki označuje trgovski izvor proizvodov in storitev, v smislu, da ti izvirajo od določenega podjetja.

86      Zato je treba potrditi presojo odbora za pritožbe iz točk 32 in 33 izpodbijane odločbe, da je besedni element „moreno“, prvič, v bistvu razlikovalni element, da je beseda „choco“ namig in da ima besedni element „happy“ šibek razlikovalni učinek, ter drugič, da figurativna elementa nimata razlikovalnega učinka, razen elementa, ki predstavlja krono zlate barve, ki pa je poveličevalen in zato nima posebnega razlikovalnega učinka. Poleg tega je treba navesti, da beseda „flis“ pri celotnem vtisu prijavljenega znaka ne bo opazna.

87      Na drugem mestu je treba potrditi presojo odbora za pritožbe iz točk 33 in 34 izpodbijane odločbe, da je beseda „moreno“ prevladujoči element prijavljenega znaka zaradi osrednjega mesta, ki ga zaseda v znaku, na eni strani, in večje velikosti njegovih črk od velikosti črk drugih elementov „happy“ in „choco“, na drugi strani. Poleg tega figurativni elementi ne morejo omajati te ugotovitve, ker sta v celotnem vtisu znaka podlaga s stopnjevanjem odtenkov rjave barve in krona, ki je postavljena v zgornji levi del znaka, očitno zanemarljiva in drugotnega pomena.

88      Zato izpodbijana odločba v zvezi s tem ne vsebuje napak.

–       Vizualna podobnost

89      Tožeča stranka trdi, da nasprotujoča si znaka nista podobna, ker se razlikujeta glede njihovih značilnosti, strukture, stilizacije ter kombinacije barv, čeprav imata skupni besedni element „moreno“. V zvezi s tem trdi, da v prijavljenem znaku prisotnost besed „happy“ in „choco“ ter krone zlate barve, uporaba rjave, črne, bele, zlate in rumene barve, ter stilizacija črke „m“ besednega elementa „moreno“ ustvarjajo drugačnost od prejšnjih znamk.

90      EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

91      V obravnavanem primeru sta prejšnji znamki sestavljeni iz samo ene besede „moreno“, medtem ko prijavljena znamka vsebuje štiri besedne elemente, in sicer „flis“, „happy“, „moreno“ in „choco“, in torej vključuje besedo, ki je skupna prejšnjima znakoma.

92      Tako imajo nasprotujoči si znaki enako zaporedje črk v istem vrstnem redu, in sicer „m“, „o“, „r“, „e“, „n“ in „o“, tako da je ta delna enakost taka, da pri upoštevni javnosti ustvari določen vtis vizualne podobnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 6. decembra 2018, Tomasz KawałkoTrolist/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS), T‑115/18, neobjavljena, EU:T:2018:882, točka 48 in navedena sodna praksa).

93      V zvezi s tem je treba navesti, da medtem ko lahko prisotnost več črk v istem vrstnem redu v vsakem od nasprotujočih si znakov v določeni meri vpliva na presojo vizualne podobnosti med dvema nasprotujočima si znakoma (sodba z dne 20. oktobra 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T‑693/15, neobjavljena, EU:T:2016:620, točka 29), dejstvo, da je prejšnji znak v celoti vključen v prijavljeni znak, krepi vizualno podobnost navedenih znakov (sodba z dne 15. junija 2011, Graf‑Syteco/UUNT – Teco Electric & Machinery (SYTECO), T‑229/10, neobjavljena, EU:T:2011:273, točka 34).

94      Namreč, okoliščine, da je, prvič, prijavljena znamka sestavljena iz različnega števila besed, in drugič, da je beseda „moreno“ na sredini izraza „flis happy moreno choco“, zaradi sovpadanja šestih črk besede „moreno“ in vključitve edinega besednega elementa prejšnjih znamk v prijavljeno znamko ne zadostujejo za nevtralizacijo vsakršne vizualne podobnosti. Poleg tega je besedni element „flis“, ki je postavljen pod krono zlate barve, komajda zaznaven in bo ostal neopažen.

95      Glede na celotni vtis vsakega od nasprotujočih si znakov, figurativni elementi te presoje ne morejo omajati. Prvič, podlaga s stopnjevanjem rjave barve v prijavljeni znamki ter črna podlaga, ki je samo v prejšnji znamki št. 30702839 iz točke 6, prva alinea, zgoraj, sta namreč zanemarljivi in ne vplivata na upoštevno javnost, saj gre za običajne oblike in barve, ki nimajo nobene izvirnosti. Drugič, krona zlate barve je očitno – v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka – drugotnega pomena zaradi njene relativne majhnosti glede na druge besedne in figurativne elemente ter njen položaj v zgornjem levem delu prijavljene znamke, poleg tega upoštevna javnost posveča večjo pozornost besednim elementom. Tretjič, glede zadnjenavedenih je treba ugotoviti, da siva in bela barva ter pisava niso posebej pomembne.

96      Zato je treba potrditi presojo odbora za pritožbe v točkah 35 in 37 izpodbijane odločbe, da so nasprotujoči si znaki podobni na vizualni ravni, ker, prvič, sovpadanja besednega elementa „moreno“ ne morejo odtehtati dekorativne razlike med znaki, in drugič, ker prevladujoči element prijavljene znamke prikazuje edini besedni element prejšnjih znamk.

97      Zato je odbor za pritožbe pravilno ugotovil vizualno podobnost nasprotujočih si znakov.

–       Fonetična podobnost

98      Tožeča stranka trdi, da nasprotujoči si znaki niso fonetično podobni, ker prijavljena znamka vsebuje tri besede, sedem zlogov in šestnajst črk, medtem ko prejšnji znamki vsebujeta samo eno besedo, tri zloge in šest črk. Tožeča stranka meni, da ta razlika vpliva na ritem in intonacijo imena znakov.

99      EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

100    Opozoriti je treba, da fonetična reprodukcija sestavljenega znaka ustreza reprodukciji vseh njegovih besednih elementov, neodvisno od njihovih grafičnih posebnosti, ki izhajajo bolj iz vizualne analize znaka. Tako pri primerjavi nasprotujočih si znakov na fonetični ravni ni treba upoštevati figurativnih elementov prejšnjega znaka (glej sodbo z dne 15. oktobra 2015, Wolverine International/UUNT – BH Stores (cushe), T‑642/13, neobjavljena, EU:T:2015:781, točka 62 in navedena sodna praksa).

101    Tudi če so nasprotujoči si znaki različno dolgi in so sestavljeni iz različnega števila besed, je zaradi celotnega vtisa, ki ga ustvarijo, mogoče ugotoviti, da so zaradi njihovega skupnega elementa fonetično podobni (glej v tem smislu sodbo z dne 20. oktobra 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/UUNT – El Corte Inglés (COR), T‑214/09, neobjavljena, EU:T:2011:612, točka 63).

102    Okoliščina, da je število zlogov nasprotujočih si znakov različno, ne zadostuje za izključitev podobnosti med znamkami, saj je to treba presojati na podlagi celotnega vtisa, ki se ustvari pri njihovi popolni izgovarjavi (glej v tem smislu sodbi z dne 28. oktobra 2010, Farmeco/UUNT – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, neobjavljena, EU:T:2010:458, točka 39 in navedena sodna praksa; in z dne 13. junija 2012, XXXLutz Marken/UUNT – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, neobjavljena, EU:T:2012:294, točka 50).

103    Najprej, kot je razvidno iz točke 85 zgoraj, upoštevna javnost besednega elementa „flis“ ne bo izgovorila, ker je težko zaznaven.

104    V obravnavanem primeru drugi besedni elementi prijavljene znamke kot celota vsebujejo skupno sedem zlogov, ki so združeni v tri besede, in sicer „hap“, „py“, „mo“, „re“, „no“, „cho“ in „co“, medtem ko prejšnji znamki vsebujeta samo en isti besedni element, sestavljen iz treh zlogov, in sicer „mo“, „re“ in „no“.

105    Ugotoviti je treba, da imajo nasprotujoči si znaki sicer različno zlogovno zgradbo, ker vsebujejo različno število besed, vendar so podobni, saj je edini besedni element „moreno“, ki sestavlja prejšnji znamki, vključen v prijavljeno znamko ter se izgovarja enako in z isto intonacijo, tako da besedna elementa „happy“ in „choco“ iz prijavljene znamke ne zadostujeta za nevtralizacijo te fonetične podobnosti (glej v tem smislu sodbi z dne 8. novembra 2016, fortune, T‑579/15, neobjavljena, EU:T:2016:644, točka 49 in navedena sodna praksa, in z dne 17. oktobra 2018, Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar), T‑788/17, neobjavljena, EU:T:2018:691, točki 31 in 32).

106    Zato je odbor za pritožbe v točkah 36 in 37 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da so nasprotujoči si znaki fonetično zelo podobni.

–       Pomenska podobnost

107    Tožeča stranka trdi, da tudi če beseda „moreno“ v nemščini nima posebnega pomena, povprečni nemški potrošnik popolnoma razume, da beseda „moreno“ pomeni „rjav“ v španščini in se tako nanaša na rjavo barvo proizvodov iz kakava ali iz kave, na katere se nanašata prejšnji znamki. V zvezi s tem svoje navedbe podpira s trditvijo, prvič, da je španščina eden od najbolj razširjenih jezikov na svetu, in drugič, da ima povprečen nemški potrošnik znanje španščine, na primer v okviru svojega poklicnega okolja, prostega časa, glede na njegovo splošno kulturo ali njegove interese.

108    EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

109    V obravnavanem primeru ni sporno, da beseda „moreno“ v nemščini nima pomena ter da imata besedna elementa „happy“ in „choco“ šibek razlikovalni učinek in sta namig, tako da presoja odbora za pritožbe, ki je bila v bistvu opravljena v točkah 36 in 37 izpodbijane odločbe, glede tega ni napačna.

110    Poleg tega trditve tožeče stranke, da upoštevna javnost lahko razume, da beseda „moreno“ v španščini pomeni „rjava“ in se tako navezuje na proizvode, na katere se nanašata prejšnji znamki, ni mogoče sprejeti.

111    Prvič, opozoriti je namreč treba, da sta bili prilogi A.9 in A.10 k tožbi, ki ustrezata izpisom iz špansko‑angleškega spletnega slovarja in izpisu strani spletne enciklopedije Wikipedia, razglašeni za nedopustni iz razlogov, navedenih zgoraj v točki 28. Glede na to, da teh elementov ni mogoče upoštevati, in to neodvisno od njihove dokazne moči, je treba ugotoviti, da tožeča stranka ne dokazuje zadostno, da bi upoštevna javnost, ki jo sestavlja povprečni nemški potrošnik, imela zadostno znanje španščine, da bi prepoznala, da beseda „moreno“ pomeni „rjav“.

112    Drugič, ni ugotovljeno, da bi upoštevna javnost besedni element „moreno“ zaznavala, kot da ima jasen pomen v nasprotujočih si znakih in kot da tako kaže na vez med to besedo ter proizvodi in storitvami, na katere se nanaša prijavljena znamka na eni strani, ter proizvodi, na katere se nanašata prejšnji znamki, na drugi strani.

113    Zato v obravnavanem primeru ni mogoče opraviti nobene pomenske primerjave.

114    Iz vseh zgornjih elementov izhaja, da so nasprotujoči si znaki podobni.

 Verjetnost zmede

115    Tožeča stranka trdi, da vizualne, fonetične in pomenske razlike med nasprotujočimi si znaki izključujejo vsakršno verjetnost zmede potrošnika in poudarja, da je treba primerjavo opraviti tudi glede na razlikovalne in prevladujoče elemente. V zvezi s tem meni, da prejšnji znamki nimata razlikovalnega učinka, kar naj bi odbor za pritožbe v okviru preizkusa verjetnosti zmede jasno prezrl, ker z navajanjem primerov v podporo svoji utemeljitvi trdi, da drugi proizvajalci običajno uporabljajo besedni element za označitev vrste slaščic ali proizvodov in storitev iz razredov 30 in 35. Dodaja, da če bi Splošno sodišče potrdilo izpodbijano odločbo, bi intervenientka upravičeno sprožila sodne postopke zoper subjekte, ki za označevanje živila uporabljajo besedo „moreno“. Poleg tega trdi, da odbor za pritožbe ni upošteval dokazov, ki jih je predložila, in da ni zadostno obrazložil razlogov, iz katerih je bilo ugovoru ugodeno.

116    EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

117    Celovita presoja verjetnosti zmede pomeni določeno soodvisnost med upoštevanimi dejavniki ter zlasti med podobnostjo znamk in podobnostjo proizvodov ali storitev, ki jih te znamke označujejo. Tako lahko majhno podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večja podobnost med znamkami in obratno (sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, točka 17, in z dne 14. decembra 2006, Mast‑Jägermeister/UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO z okvirom in drugi), T‑81/03, T‑82/03 in T‑103/03, EU:T:2006:397, točka 74).

118    V obravnavanem primeru priznanje šibkega razlikovalnega učinka prejšnjih znamk ne preprečuje ugotovitve obstoja verjetnosti zmede. Res je, da je treba sicer pri presoji verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek prejšnjih znamk (glej po analogiji sodbo z dne 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, točka 24), vendar je to zgolj eden od elementov, zajetih s to presojo. Tako lahko kljub prejšnji znamki s šibkim razlikovalnim učinkom obstaja verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti znakov in zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 13. decembra 2007, Xentral/UUNT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, točka 70 in navedena sodna praksa).

119    Glede razlikovalnega učinka prejšnjih znamk je treba zlasti opozoriti, da je treba v okviru postopka z ugovorom in da ne bi prišlo do kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, nacionalni znamki, navedeni v utemeljitev ugovora zoper registracijo znamke Evropske unije, priznati določeno stopnjo razlikovalnega učinka (sodba z dne 24. maja 2012, Formula One Licensing/UUNT, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, točka 47). V zvezi s tem opredelitev znaka kot opisnega ali generičnega pomeni zanikanje njegovega razlikovalnega značaja (glej v tem smislu sodbo z dne 24. maja 2012, Formula One Licensing/UUNT, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, točka 41).

120    Zato je treba potrditi presojo odbora za pritožbe v točki 35 izpodbijane odločbe, v skladu s katero je beseda „moreno“ razlikovalni element prejšnjih znamk, ki nima pomena v nemščini, medtem ko se figurativni elementi izkažejo za zanemarljive ali sekundarne, ne da bi jo bilo mogoče izpodbiti z utemeljitvijo tožeče stranke, s katero želi dokazati, da prejšnji znamki nimata razlikovalnega učinka.

121    Zato je odbor za pritožbe glede na seznam proizvodov, za katere sta bili prejšnji znamki dejansko registrirani, ob upoštevanju načela soodvisnosti, navedenega zgoraj v točki 117, pravilno ugotovil, da obstaja verjetnost zmede glede nasprotujočih si znakov, razen za storitvi iz razreda 35, na kateri se nanaša prijavljena znamka in ki ustrezata temu opisu: „Prodaja na drobno ali debelo modelčkov za drobno pecivo, prodaja na debelo in drobno modelčkov za drobno pecivo na internetu“. Upoštevna javnost namreč lahko verjame, da zadevni proizvodi in storitve izhajajo od istega podjetja ali vsaj od ekonomsko povezanih podjetij, ker, prvič, so zadevni proizvodi in storitve deloma enaki in deloma podobni ter, drugič, ker so nasprotujoči si znaki, gledano v celoti, vizualno in fonetično podobni.

122    Trditve tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni upošteval dokazov, ki jih je predložila v tožbi, ni mogoče sprejeti, ker so bili ti dokazi prvič predloženi pred Splošnim sodiščem in so bili razglašeni za nedopustne, kot je razvidno iz točke 28 zgoraj. Poleg tega je treba ugotoviti – v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka – da je odbor za pritožbe zadostno navedel razloge, iz katerih je ugotovil, da obstaja verjetnost zmede glede zadevnih znamk.

 Očitek v zvezi s kršitvijo načela varstva legitimnih pričakovanj in načela pravne varnosti

123    Tožeča stranka v bistvu trdi, da je praksa odločanja EUIPO bistvena, ker je na podlagi nje mogoče predvideti, kakšne ukrepe bo sprejel, in oceniti možnosti za uspeh zahteve za registracijo. Trdi, da je v obravnavanem primeru posledica izpodbijane odločbe ta, da v prihodnosti nobene znamke z besednim elementom „moreno“ več ne bi bilo mogoče registrirati, saj bi obstajala verjetnost zmede glede prejšnjih znamk. Tožeča stranka tako navaja primera postopkov z ugovorom (št. B 2 706 78 in B 2 734 861), v katerih se je EUIPO zaradi neobstoja razlikovalnega učinka prejšnje znamke odločil zavrniti ugovor v celoti, da bi dokazala, da prejšnja praksa odločanja EUIPO govori v prid registraciji prijavljene znamke z vidika načela varstva legitimnih pričakovanj in načela pravne varnosti.

124    EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

125    V skladu z ustaljeno sodno prakso se odločbe, ki jih sprejmejo odbori za pritožbe na podlagi Uredbe št. 207/2009 v zvezi z registracijo znaka kot znamke Evropske unije, sprejemajo na podlagi izvrševanja vezane pristojnosti, in ne na podlagi diskrecijske pravice. Zato se to, ali je znak mogoče registrirati kot znamko Evropske unije, lahko presoja samo na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Evropske unije, in ne na podlagi predhodne prakse odborov za pritožbe (glej sodbo z dne 14. novembra 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, neobjavljena, EU:T:2017:800, točka 96 in navedena sodna praksa).

126    Poleg tega, čeprav mora EUIPO upoštevati odločbe, ki so že bile sprejete, in posvetiti posebno pozornost vprašanju, ali je treba odločiti v enakem smislu, se s spoštovanjem načela zakonitosti zahteva, da mora biti preizkus vsake zahteve za registracijo strog in celosten in opravljen v vsakem posameznem primeru, saj je registracija znaka kot znamke odvisna od posebnih meril, ki se uporabljajo za dejansko stanje vsakega obravnavanega primera (sodba z dne 16. januarja 2019, Poljska/Stock Polska sp. z o.o. in EUIPO, C‑162/17 P, neobjavljena, EU:C:2019:27, točka 60).

127    V obravnavanem primeru je treba navesti, da je odbor za pritožbe celovito in konkretno preučil obstoj verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znakov, preden je delno zavrnil registracijo prijavljene znamke, zato se tožeča stranka – da bi izpodbila ugotovitev, da je registracija prijavljene znamke v nasprotju z Uredbo št. 207/2009 – ne more učinkovito sklicevati na prejšnje odločbe EUIPO (glej v tem smislu sodbo z dne 14. novembra 2017, claranet, T‑129/16, neobjavljena, EU:T:2017:800, točka 97 in navedena sodna praksa).

128    Iz vseh zgoraj navedenih elementov izhaja, da je treba tožbo zavrniti v delu, ki se nanaša na spremenjeni seznam proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki.

 Drugi tožbeni predlog: sprememba izpodbijane odločbe

129    Opozoriti je treba, da pooblastilo za spremembo, ki ga ima Splošno sodišče na podlagi člena 72(3) Uredbe 2017/1001, temu ne daje možnosti, da opravi presojo, v zvezi s katero se odbor za pritožbe še ni izrekel. Izvajanje reformatoričnega pooblastila mora biti zato načeloma omejeno na položaje, v katerih Splošno sodišče po nadzoru nad presojo navedenega odbora na podlagi že ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin lahko sprejme odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (glej sodbo z dne 16. maja 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T‑107/16, EU:T:2017:335, točka 45 in navedena sodna praksa).

130    V obravnavanem primeru je treba poudariti, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi zavzel stališče o obstoju verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znakov v zvezi s prvotnim seznamom proizvodov, na katere se nanašata prejšnji znamki, tako da Splošno sodišče lahko spremeni navedeno odločbo v zvezi s tem.

131    Iz preudarkov, navedenih zgoraj v točkah od 12 do 14 in od 48 do 128 pa izhaja, da bi odbor za pritožbe moral ugotoviti, da v nasprotju s tem, kar je menil oddelek za ugovore, pri upoštevni javnosti obstaja verjetnost zmede glede nasprotujočih si znakov za vse proizvode in storitve, za katere se je zahtevala registracija, razen za storitvi iz razreda 35, na kateri se nanaša prijavljena znamka, in ki ustrezata temu opisu: „Prodaja na drobno ali na debelo modelčkov za drobno pecivo; prodaja na debelo in na drobno modelčkov za drobno pecivo na internetu“.

132    Glede na vse zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da so pogoji za izvajanje reformatoričnega pooblastila Splošnega sodišča izpolnjeni in da je treba ugovoru ugoditi za vse proizvode in storitve, za katere se je zahtevala registracija, razen za storitve iz točke 131 zgoraj.

 Stroški

133    V skladu s členom 134(3) Poslovnika vsaka stranka nosi svoje stroške, če vsaka uspe samo deloma. Vendar lahko Splošno sodišče – če se to glede na okoliščine v zadevi zdi upravičeno – odloči, da ena stranka poleg svojih stroškov nosi tudi del stroškov druge stranke.

134    V obravnavani zadevi tožeči stranki, EUIPO in intervenientka, delno nista uspeli, saj je treba izpodbijano odločbo delno razveljaviti. Zato je treba odrediti, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)

razsodilo:

1.      Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 31. maja 2018 (zadeva R 1464/20171) se razveljavi v delu, v katerem je z njo zavrnjena registracija prijavljene znamke za te proizvode: „nadomestki kave; čaj, kakav; proizvodi iz kakava; pijače na osnovi čokolade; vsi zgoraj navedeni proizvodi, prav tako v instantni obliki“, razen kakava v zvezi z zadnjenavedenimi.

2.      Ugovoru se ugodi za vse proizvode in storitve, na katere se nanaša zahteva za registracijo, razen za storitvi, ki spadata v razred 35 in ki ustrezata temu opisu: „Prodaja na drobno ali na debelo modelčkov za drobno pecivo; prodaja na debelo in na drobno modelčkov za drobno pecivo na internetu“.

3.      V preostalem se tožba zavrne.

4.      Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Collins

Barents

Passer

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 24. oktobra 2019.

Podpisi


*      Jezik postopka: angleščina.