ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
N. WAHL
представено на 17 май 2017 година(1)
Дело C‑501/15 P
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
срещу
Cactus SA
„Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Членове 15, 28 и 42 — Фигуративен знак, който съдържа словните елементи CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ — Възражение от притежателя на по-ранни марки на Общността, които съдържат словния елемент CACTUS — Обхват на тези по-ранни марки — Услуги по продажба на дребно — Оценка на реалното използване на фигуративна марка при обстоятелства, при които се използва само част от регистрираната марка“
1. С жалбата си Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) иска от Съда да отмени решението на Общия съд по дело T‑24/13(2). С това решение Общият съд отменя решението на апелативния състав на EUIPO за отмяна на решението на отдела по споровете в частта, в която се приема за доказано реалното използване на по-ранни марки.
2. Това дело повдига два основни въпроса. И двата са свързани по-специално с понятието „реално използване“ по смисъла на член 15 от Регламент (ЕО) № 207/2009(3). От една страна, делото се отнася до обхвата на закрилата, която трябва да се предостави на по-ранна марка, когато, освен общо посочване на релевантния клас стоки и услуги, към момента на регистрацията не са указани конкретно стоките и услугите, обхванати от марката. В това отношение делото дава възможност на Съда да разясни практиката си, изведена от решения IP Translator(4) и Praktiker(5). От друга страна, с делото от Съда се иска да поясни как следва да се прецени реалното използване на комбинирана марка, когато тази марка на практика се използва в съкратена форма.
I. Правна уредба
3. Член 15, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността предвижда:
„Ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Общността за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат срок от пет години, марката на Общността подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването.
Използване по смисъла на първа алинея представлява също така:
а) използването на марка на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана;
[…]“.
4. Член 28 от Регламента относно марката на Общността гласи:
„Стоките и услугите, за които се прилагат марки на Общността, се класифицират според системата за класификация, предвидена в регламента за прилагане“.
5. Член 42, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността се отнася до разглеждането на възражение. Той предвижда:
„По молба на заявителя притежателят на по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била реално използвана в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и на които се обосновава възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата по-ранната марка е била регистрирана преди не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите“.
6. Правило 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95(6), озаглавено „Списък на стоките и услугите“, гласи:
„1) При класифицирането на стоките и услугите се прилага общата класификация, предвидена в член 1 от Договора от Ница относно международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрацията на марките от 15 юни 1957 г., със съответните изменения.
2) Списъкът на стоките и услугите трябва да бъде съставен така, че ясно да посочва тяхното естество и да даде възможност всяка стока и услуга да бъде включена само в един от класовете, съдържащи се в Класификацията от Ница.
3) Стоките и услугите като правило следва да се групират, като се използва моделът на Класификацията от Ница, като всяка група се предшества от номера на класа, към който принадлежи въпросната група стоки или услуги, и същевременно следва реда на представяне в самата класификация.
4) Класификацията на стоките и услугите се извършва изключително за административни цели. Ето защо, определени стоки и услуги не следва да се разглеждат като подобни поради факта, че попадат в един и същи клас на Класификацията от Ница и не могат да се считат за различаващи се една от друга въз основа на това, че попадат в различни класове на тази класификация“.
II. Обстоятелства, предхождащи спора
7. Обстоятелствата, предхождащи спора, са изложени в обжалваното съдебно решение по следния начин.
8. На 13 август 2009 г. г‑жа Isabel Del Rio Rodríguez подава заявка за регистрация на марка на Общността в EUIPO на основание на Регламента относно марката на Общността.
9. Марката, чиято регистрация се иска, е фигуративен знак, съдържащ словните елементи CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.
10. Стоките и услугите, за които се иска регистрация, спадат към класове 31, 39 и 44 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и допълнена (наричана по-нататък „Ницската класификация“)(7).
11. Заявката за марка е публикувана на 14 декември 2009 г.
12. На 12 март 2010 г. Cactus SA (наричано по-нататък „Cactus“) подава възражение на основание член 41 от Регламента относно марката на Общността срещу регистрацията на марката, за която е подадена заявка.
13. В подкрепа на възражението си Cactus се позовава на регистрирани от него по-ранни марки на Общността (наричани по-нататък „по-ранните марки Cactus“). По-конкретно, то се основава, от една страна, на словната марка на Общността „CACTUS“ (наричана по-нататък „по-ранната словна марка“), регистрирана на 18 октомври 2002 г. за стоки и услуги от класове 2, 3, 5—9, 11, 16, 18, 20, 21, 23—35, 39, 41 и 42(8). От друга страна, възражението се основава на фигуративната марка на Общността (наричана по-нататък „по-ранната фигуративна марка“), регистрирана на 6 април 2001 г. за същите стоки и услуги като тези, които са обхванати от словната марка, с изключение на „хранителни продукти, които не са включени в други класове; живи растения и цветя, зърно; пресни плодове и зеленчуци“ в клас 31.
14. Възражението, основано на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността, е насочено срещу всички стоки и услуги, обхванати от марката, за която се иска регистрация, и се основава на всички стоки и услуги, обхванати от по-ранната марка.
15. С решение от 2 август 2011 г. отделът по споровете уважава възражението за „семена, живи растения и цветя“ в клас 31 и „градинарство, отглеждане на разсади, озеленяване“ в клас 44, които са обхванати от по-ранната словна марка. Поради това за тези стоки и услуги е отказана регистрация на заявената марка, но е одобрена за услугите в клас 39.
16. Отделът по споровете счита по-специално, че въз основа на искането на г‑жа Del Rio Rodríguez да докаже, че по-ранните марки са били реално използвани, заявителят е представил доказателства, които сочат за реално използване на по-ранната словна марка за „живи растения и цветя, зърно; пресни плодове и зеленчуци; с изключение на кактуси, семена на кактуси и, най-общо, растения и семена от семейство Кактусови“ в клас 31 и за услугите по „продажба на дребно на живи растения и цветя, зърно; пресни плодове и зеленчуци“ в клас 35.
17. На 28 септември 2011 г. г‑жа Del Rio Rodríguez подава административна жалба срещу решението на отдела по споровете.
18. С решение от 19 октомври 2012 г. (наричано по-нататък „спорното решение“) втори апелативен състав на EUIPO уважава жалбата и отхвърля възражението в неговата цялост. По-специално се постановява, че отделът по споровете е допуснал грешка, като е приел, че Cactus е привело доказателства за реалното използване на по-ранната марка Cactus по отношение на услугите за „продажба на дребно на живи растения и цветя, зърно; пресни плодове и зеленчуци“ в клас 35. По-конкретно, апелативният състав констатира, че: i) тези услуги не са обхванати от по-ранните марки Cactus; ii) въпреки че Cactus твърди използване по отношение на „услуги за супермаркети“, тези услуги не само не са обхванати от по-ранните марки Cactus, но и реалното използване по отношение на тях не е доказано, и iii) „управление на супермаркети и хипермаркети“ в клас 35, което е обхванато от по-ранните марки Cactus, съответства на услуги по управление, предоставяни на трети предприятия, поради което тази услуга, по своето естество, цел и крайни потребители, към които е насочена, следва да се счита за различна от услугите по продажба на дребно. Освен това апелативният състав счита, че Cactus не е представило доказателства за периода между 14 декември 2004 г. и 13 декември 2009 г. за реално използване на по-ранните марки Cactus по отношение на нито една от стоките или услугите, обхванати от тези марки.
III. Производство пред Общия съд
19. С жалба, подадена на 21 януари 2013 г., Cactus иска от Общия съд да отмени спорното решение.
20. С обжалваното съдебно решение Общият съд отменя спорното решение в частта, в която се него се отхвърля възражението на основание, че услугите за „продажба на дребно на живи растения и цветя, зърно; пресни плодове и зеленчуци“ в клас 35 не са обхванати от по-ранните марки Cactus и по отношение на „живи растения и цветя, зърно“ в клас 31, и отхвърля жалбата в останалата ѝ част.
IV. Производство пред Съда и искания на страните
21. С жалба, подадена в Съда на 22 септември 2015 г., EUIPO иска от Съда:
– да отмени обжалваното съдебно решение,
– да осъди Cactus да заплати съдебните разноски.
22. Cactus иска Съдът да отхвърли жалбата и да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
23. Страните са изслушани в съдебното заседание от 29 март 2017 г.
V. Анализ
24. В подкрепа на жалбата си EUIPO изтъква две правни основания.
25. С първото основание Службата твърди, че обжалваното съдебно решение нарушава член 28 от Регламента относно марката на Общността във връзка с правило 2 от Регламента за изпълнение, тъй като приравнява обхвата на заглавието в клас 35 до всички услуги, попадащи в този клас.
26. С второто основание EUIPO твърди, че обжалваното съдебно решение нарушава член 42, параграф 2 и член 15, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността, тъй като Общият съд е установил, че използването на фигуративния елемент, а именно лого, изобразяващо стилизиран кактус, без словния елемент не променя отличителния характер на фигуративната марка, така както тя е регистрирана.
1. По първото основание: може ли дадена марка да обхваща услуги по продажба на дребно, въпреки че тези услуги не са посочени в азбучния списък за клас 35 от Ницската класификация?
1. Въведение
27. Това основание за обжалване насочва към възможността за регистриране на марки за услуги по продажба на дребно и използването на заглавията на класовете за обозначаване на стоките и услугите, обхванати от марката. Освен това то повдига важния въпрос за въздействието на съобщенията, публикувани от EUIPO във връзка с нейната практика по регистрацията, върху обхвата на закрилата, предоставена от дадена марка.
28. В по-широк смисъл това основание разглежда обхвата на закрилата, която се предоставя на по-ранна марка в случая, в който общите заглавия на класовете по Ницската класификация се използват за обозначаване на продуктите и услугите, обхванати от тази марка. След регистрирането на по-ранните марки Cactus съдебната практика е ограничила възможността при обозначаването на продуктите и услугите, обхванати от марката, заявителите на марка да се позовават само на общите термини от заглавията на класовете. Освен това Съдът е предоставил насоки относно условията, при които се допускат регистрации на марки за услуги по продажба на дребно.
29. От друга страна, в решение IP Translator Съдът посочва, че „с оглед на спазване на […] изисквания за яснота и точност, заявителят на национална марка, който използва всички общи термини от заглавието на даден клас от Ницската класификация, за да посочи стоките или услугите, които иска да бъдат защитени с марката, трябва да уточни дали заявката му за регистрация се отнася до всички или само до някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. В случаите, когато заявката се отнася само до някои от посочените стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или услугите от този клас има предвид“(9).
30. От друга страна, в решение Praktiker Съдът приема, че доколко марката може да обхваща услуги по продажба на дребно, „от заявителя трябва да се изиска да уточни стоките или видовете стоки, за които се отнасят тези услуги“(10).
31. В обжалваното съдебно решение Общият съд е приел, че становището на Съда в решение IP Translator не засяга обхвата на закрилата, която се предоставя от по-ранните марки Cactus, и че посочването на заглавието на клас 35 обхваща „всички услуги, включени в този клас“, включително услуги, които се състоят в продажба на стоки на дребно. Според Общия съд закрилата на по-ранните марки на Общността обхваща услугите по продажба на дребно на всеки продукт, доколкото тези марки са заявени за регистрация преди обявяването на решение Praktiker. Поради тези съображения Общият съд стига до извода, че по-ранните марки на Общността са защитени по отношение на услугите по „продажба на дребно на живи растения и цветя; зърно; пресни плодове и зеленчуци“(11).
32. EUIPO счита, че Общият съд неправилно е приложил съдебната практика, изведена от решение IP Translator, и неправилно е ограничил приложението на решение Praktiker по отношение на по-ранните марки на Cactus. Според EUIPO това е довело до нарушение на член 28 от Регламента относно марката на Общността във връзка с правило 2 от Регламента за изпълнение. Тъй като нито услугите по продажба на дребно като такива, нито услугите по „продажба на дребно на живи растения и цветя, семена; пресни плодове и зеленчуци“ са вписани в азбучния списък на клас 35, по-ранните марки на Общността не са защитени по отношение на подобни услуги.
33. Cactus счита, че оплакванията на EUIPO са неуместни и че първото основание следва да бъде отхвърлено като необосновано.
2. Практиката на EUIPO
34. Като предварителна забележка е полезно да се посочи, че стоките и услугите, по отношение на които се заявяват марки на Общността, са класифицирани в съответствие с общата класификация, посочена в член 1 от Ницската спогодба Съгласно правило 2 от Регламента за изпълнение списъкът на стоите и услугите трябва да бъде съставен така, че ясно да посочва тяхното естество и да даде възможност всяка стока и услуга да бъде включена само в един от класовете, съдържащи се в Ницската класификация.
35. Преди решението на Съда IP Translator EUIPO приемало заявки за марки, които се позовавали на едно или няколко заглавия на класове, без да изисква допълнително уточняване на стоките или услугите, които се обхващат от заявената марка. По-специално в този контекст, Съобщение № 4/03 на председателя на Службата(12) пояснява практиката на (тогавашната) Служба за хармонизация във вътрешния пазар по отношение на заглавията на класовете. От една страна, се допуска използването на общите термини, съдържащи се в заглавията на класовете, без те да се считат за твърде общи и неопределени. От друга страна, се приема, че посочването на цялото заглавие на даден клас се разглежда като заявка за всички стоки и услуги, потенциално спадащи към въпросния клас (всеобхватен подход).
36. След обявяването на решение IP Translator на 19 юни 2012 г., EUIPO заменя Съобщение № 4/03 със Съобщение № 2/12(13). Последното установява разграничение в зависимост от датата, на която е заявена марката на Общността. По отношение на марки, заявени на или след 21 юни 2012 г., заявителите следва изрично да изразят своето намерение да бъдат обхванати всички стоки и услуги от азбучния списък за определен клас. По отношение на марки на Общността, заявени преди крайната дата 21 юни 2012 г., използването на общите термини в заглавието на даден клас се разглежда като заявка за всички стоки и услуги, включени в азбучния списък на определен клас. Както посочих по-горе, преди се е считало, в съответствие със всеобхватния подход, че такава заявка обхваща всички стоки и услуги, спадащи към съответния клас.
37. Както изтъква EUIPO, важно е разграничението между стоките и услугите в азбучния списък на определен клас, от една страна, и стоките и услугите, потенциално попадащи в този конкретен клас — от друга. Това е така, тъй като не всички възможни стоки и услуги, спадащи към даден клас, са посочени в азбучния списък.
38. Това ме насочва към въздействието на изложението на Съда в решение IP Translator върху обхвата на закрилата, предоставена от марки, които са регистрирани преди обявяването на това решение.
3. По отношение на съдебната практика и нейния обхват
1) Решение IP Translator
39. Произнесеното наскоро решение Brandconcern, което е обявено след приключването на писмената фаза на настоящото производство, изяснява обхвата на изложението на Съда в решение IP Translator по отношение на марки, регистрирани преди обявяването на това съдебно решение(14).
40. В производство по обжалване Съдът посочва в решение Brandconcern, че изложеното от Съда становище в решение IP Translator се отнася не до притежателите на вече регистрирани марки, а единствено до заявителите на (нови) марки. По-специално се посочва, че Съдът е искал единствено да уточни изискванията, на които ще трябва да отговарят в бъдеще заявители на национални марки, ако използват общи термини от заглавието на даден клас за обозначаване на желаните от тях да бъдат защитени с марката стоки и услуги Тези изисквания имат за цел да се гарантира възможността да се определи със сигурност обхватът на предоставената с марката защита, когато заявителят е използвал всички общи термини от заглавието на даден клас. Освен това Съдът пояснява, че решение IP Translator не засяга валидността на подхода, който е възприет в Съобщение № 4/03, по отношение на регистрираните преди постановяването на това решение марки(15).
41. С други думи, становището на Съда не се счита за приложимо по отношение на регистрираните преди постановяването на това решение марки.
42. В същата степен този извод следва да бъде приложим и в настоящия случай: Общият съд не може да бъде упрекван за преценката си, че изложеното от Съда становище в решение IP Translator не засяга обхвата на закрилата, предоставена от регистрираните преди постановяването на това решение марки(16).
43. Това не се променя от факта, че в Съобщение № 2/12 EUIPO възприема нов подход и по отношение на регистрираните преди 21 юни 2012 г. марки.
44. Както отбелязах по-горе, въз основа на това съобщение EUIPO ревизира своята практика по отношение на по-рано регистрирани марки: за тези марки използването на общите термини в заглавието на даден клас се разбира в смисъл, че предоставената от марката закрила обхваща всички стоки и услуги, включени в азбучния списък за посочения клас, а не всички стоки и услуги, които (потенциално) спадат към определен клас, както е било дотогава.
45. Съвсем естествено обхватът на закрилата, предоставена от регистрирани марки, не може да се променя въз основа на съобщение с необвързващ характер. Възможността EUIPO да ограничава обхвата на вече регистрирани марки посредством съобщение би била несъвместима със стабилността на регистрираните марки(17).
46. В това отношение не трябва да се забравя, че въпросните съобщения на EUIPO имат за цел да обяснят и да пояснят практиката на EUIPO за разглеждане на заявки за марки на Общността. Те нямат правнообвързващ характер. Към момента на регистрация на по-ранните марки на Cactus EUIPO приема регистрирането на марки за услуги по продажба на дребно в клас 35, без да е предвидено изрично ограничение по отношение използването на заглавията на класовете за обозначаване на стоките и услугите, обхванати от марката, нито в съответните съобщения, нито в съдебната практика(18).
47. Противно на твърдението на EUIPO в съдебното заседание, гореизложеното не се оборва от нейното тълкуване на решение Brandconcern. Вярно е, разбира се, че Съдът не само е постановил, че изложеното от него становище в решение IP Translator не се прилага по отношение на вече регистрирани марки. Освен това той специално потвърждава подхода на Общия съд, според който по-ранна марка, посочваща съответното заглавие на клас (в случая клас 12), следва да се тълкува като искане защитата на марката да обхване всички стоки от азбучния списък на съответния клас, съгласно възприетия в Съобщение № 2/12 подход за марките, регистрирани преди произнасянето на решение IP Translator(19). Според твърдението на EUIPO това е равнозначно да се приеме, че използването на заглавие на клас за определяне на продуктите или услугите, обхванати от марката, може да обхваща само продуктите или услугите, които се включват в азбучния списък за даден клас.
48. В това отношение мога само да посоча, че в решение Brandconcern не се повдига въпросът за разграничението между стоките и услугите, включени в азбучния списък, от една страна, и всички стоки и услуги, обхванати от заглавието на съответния клас, от друга страна.
49. В производството по обжалване се иска Съдът да се произнесе дали Общият съд правилно е приел, че независимо от факта, че съгласно заявката, подадена преди влизането в сила на Съобщение № 4/03, по-ранната марка („LAMBRETTA“) е регистрирана за включените в клас 12 „превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“, притежателят следвало да се ползва, въз основа на Съобщение № 2/12, от защитата, която регистрацията на тази марка осигурявала за всички фигуриращи в азбучния списък на този клас стоки, в съответствие с намерението на притежателя(20).
50. Следователно решение Brandconcern не представлява съдебна практика, която утвърждава подхода на EUIPO в Съобщение № 2/12 във връзка с предположението, че регистрирана преди крайната дата 21 юни 2012 г. марка може най-много да предостави закрила на стоките и услугите, фигуриращи в съответния азбучен списък. По същия начин решение Brandconcern не следва да се тълкува в смисъл, че изначално не допуска възможността закрилата, предоставена от регистрирани преди обявяването на решение IP Translator марки, да обхваща нещо повече от стоките и услугите, посочени в азбучния списък за даден клас.
51. След това уточнение ще разгледам обхвата на решението на Съда по дело Praktiker.
2) Решение Praktiker
52. Въпросът, който възниква тук, е дали Общият съд правилно е приел, че тъй като по-ранните марки на Cactus са регистрирани преди Съдът да произнесе решение Praktiker, предоставената от тези по-ранни марки защита обхваща услугите по продажба на дребно на всякакви продукти, без да са необходими уточнения относно стоките или видовете стоки, до които се отнасят въпросните услуги по продажба на дребно.
53. Вярно е, както посочва EUIPO, че ограничаването на действието на решенията на Съда във времето е изключение, а не правило. Освен това EUIPO правилно изтъква, че Съдът не е ограничил действието във времето конкретно на решение Praktiker.
54. Изключителният характер на ограничаването на действието във времето на съдебни решения е логическа последица от начина на проявление на действието на решенията на Съда. Решенията на Съда по принцип пораждат действие ex tunc. Съгласно трайно установената формула, припомнена в контекста на решения по преюдициални запитвания по член 267 ДФЕС, тълкуването, което Съдът дава на норма на правото на Съюза, уточнява и изяснява значението и приложното поле на тази норма, както тя трябва или е трябвало да се разбира и прилага от момента на нейното влизане в сила. От това следва, че така разтълкувана, нормата може и трябва да се прилага дори към правоотношения, възникнали и установени преди решението по искането за тълкуване, ако освен това са налице условията, които позволяват пред компетентните юрисдикции да се отнесе спор по прилагането на посочената норма(21). Следователно Съдът ограничава обхвата на своите решения само при изключителни обстоятелства(22). При всички случаи Съдът може да направи това само в самото решение по искането за тълкуване(23).
55. Предвид казаното, възприетият от Общия съд подход според мен е обоснован. Причината за това е проста.
56. Би било непоследователно да се приеме прилагането на становището на Съда в решение Praktiker, но не и това в решение IP Translator, по отношение на вече регистрирани марки. Да се допусне прилагането с обратна сила на решение Praktiker в настоящия случай би било не само непоследователно, но и съвсем неправилно. Това е така, защото, подобно на решение IP Translator, изложеното в това решение становище е неприложимо в настоящия случай. И двете решения разглеждат заявки за марки, докато въпросът, който Съдът засяга в настоящия случай, е свързан с обхвата на закрилата, предоставена от по-рано регистрирана марка.
57. Както посочва генералният адвокат Campos Sánchez-Bordona в заключението по дело IP Translator, съществува важна разлика между двата етапа на заявяване и регистриране на марките. Тълкуването на списъка на стоките и услугите, който се съдържа в заявката, все още подлежи на изменение в съответствие с член 43 от Регламента относно марката на Общността. То се различава от тълкуването на списъка на стоките и услугите, обхванати от вече регистрирана марка. Съгласно член 48 от същия регламент регистрираната марка по принцип е неизменяема(24). Да се приеме, че последващо становище на Съда относно заявките за марка се отразява върху предоставената от по-рано регистрирани марки закрила, би означавало да се засегне стабилността на тези марки и да се наруши принципът на правната сигурност, както и оправданите правни очаквания на притежателите на марка.
58. В заключение, накрая ще разгледам въпрос, повдигнат от EUIPO в съдебното заседание.
3) Заключителни бележки
59. EUIPO изтъква, че Cactus не е декларирало преди 24 септември 2016 г., в съответствие с член 28, параграф 8 от Регламента относно марката на Общността, че намерението му към датата на подаване на заявката за по-ранните марки на Cactus е било да търси защита за стоки и услуги извън тези, обхванати от буквалния смисъл на заглавието, но включени в азбучния списък за този клас.
60. Това, разбира се, само по себе си не е от значение за изхода на настоящото производство по обжалване.
61. Все пак забележката на EUIPO и последващият коментар на Cactus относно липсата на такава декларация сочат два аспекта.
62. Първо, това доказва стремежът на законодателя да уеднакви за в бъдеще закрилата, предоставена от регистрирани преди обявяването на решение IP Translator марки, с тази, предоставена от марки, регистрирани след обявяването на това решение(25). Действително член 28, параграф 8 от Регламента относно марката на Общността предвижда, че марките на ЕС, за които не е подадена декларация до 24 септември 2016 г., включват, считано от изтичането на този срок, само стоки или услуги, ясно обхванати от буквалния смисъл на означенията, включени в заглавието на съответния клас.
63. От друга страна, никак не е ясно до каква степен фактът, че азбучният списък, посочен в клас 35, не включва изрично услуги по продажба на дребно, е решаващ, за да се определи дали марки като например по-ранните марки на Cactus също могат да предоставят закрила на услугите по продажба на дребно. Всъщност не е съвсем неправдоподобно твърдението, че предвид обяснителната бележка за клас 35(26) тези услуги могат да бъдат включени в този клас дори съгласно буквалния подход(27).
64. Въз основа на всичко гореизложено считам, че Общият съд не е допуснал грешка, като е приел, че посочването на заглавието в клас 35 обхваща всички услуги, включени в този клас, включително услугите по продажба на стоки на дребно. Следователно първото основание за обжалване трябва да се отхвърли по същество.
2. По второто основание: Как следва да се оцени отличителният характер на марката, когато същата се използва в съкратена форма?
1. Въведение
65. В обжалваното съдебно решение Общият съд посочва, че „следва да се отбележи, че по-ранната фигуративна марка е съставена от фигуративен елемент, а именно стилизиран кактус, следван от словния елемент „Cactus“. Следователно двата елемента, съставляващи по-ранната фигуративна марка, разкриват, в съответните си форми, еднакво семантичното съдържание. Следва да се допълни, че както в регистрираната фигуративна марка, така и в съкратената форма на тази марка изображението на стилизирания кактус е еднакво, поради което потребителят отъждествява съкратената форма на марката с регистрираната форма. От това следва, че по-ранната фигуративна марка, във вида, в който е регистрирана, и марката, използвана от заявителя в съкратената ѝ форма, следва да се считат по същество за еквивалентни. Следователно трябва да се направи изводът, че използването от заявителя само на стилизирания кактус не променя отличителния характер на по-ранната фигуративна марка“(28).
66. Правилно ли е постановил Общият съд, че използването на стилизираното лого, изобразяващо кактус, без словния елемент „Cactus“ е равнозначно на използване „под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността? Това е въпросът, по който Съдът трябва да вземе отношение при разглеждането на второто основание.
67. EUIPO не счита, че е правилно. По същество тя твърди, че Общият съд основава извода си на неправилен критерий (а именно семантичното съответствие между логото и словния елемент „Cactus“). Според нея Общият съд е трябвало да разгледа отделно отличителния характер и значението на пропуснатия словен елемент „Cactus“.
68. По-конкретно, Службата установява четири грешки при прилагане на правото в обжалваното съдебно решение, всяка от които е свързана с член 15, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността. Първо, основавайки своя извод единствено на семантичното съответствие между логото и словния елемент, Общият съд не е успял да разгледа до каква степен словният елемент „Cactus“ е отличителен и важен в комбинираната марка. Второ, Общият съд не е взел предвид визуалните и (възможните) фонетични разлики между логото и комбинираната марка. Трето, погрешно е обосновал извода си на факта, че потребителите в Люксембург са познавали преди това по-ранната комбинирана марка. Четвърто, при оценката на отличителния характер на фигуративната марка не е успял да вземе предвид възприемането от страна на европейските потребители като цяло.
69. Cactus твърди, че второто основание за обжалване е недопустимо. Във всеки случай то поддържа, че мотивите на Общия съд са безупречни.
2. По отношение на критериите за установяване дали използването на марка в съкратена форма променя отличителния характер на марката във формата, в която е била регистрирана
70. В началото трябва да изразя своите съмнения относно допустимостта на поне два (от четирите) довода, изтъкнати от EUIPO във връзка с това основание за обжалване. Както е добре известно, Съдът не е компетентен да прави преоценка на факти и доказателства. По правило той не може заменя преценката на Общия съд със своята собствена(29).
71. Според мен доводите на EUIPO, които се отнасят до възприемането от страна на потребителите на по-ранната фигуративна марка и до съответните потребители (трета и четвърта грешка) имплицитно приканват Съда да даде нова преценка на фактите, които са в основата на настоящия спор. Съгласно съдебната практика подобни доводи са недопустими(30). Действително характеристиките на съответните потребители и възприемането от потребителите на въпросната марка сами по себе си спадат към сферата на компетентност на Общия съд за преценка на фактите(31).
72. По отношение на третата твърдяна грешка EUIPO изтъква, че Общият съд имплицитно е основал своя извод за еквивалентност на стилизирания кактус с фигуративната марка, така както тя е регистрирана, на възможността потребителите (в Люксембург) да са познавали предварително пропуснатия елемент. По отношение на четвъртата твърдяна грешка EUIPO изтъква, че ако е било взето предвид възприемането от страна на европейските потребители като цяло, Общият съд не би стигнал до същия извод. Проверката на основателността на тези твърдения определено изисква преразглеждане на представените пред Общия съд факти и доказателства, който той вече е преценил.
73. Останалите два довода изглежда обаче подлежат на контрола на Съда(32). Това е така, защото те насочват към критериите, които следва да се прилагат при преценката на това дали използването на дадена марка в съкратена форма променя отличителния характер на регистрираната марка.
74. Член 15, параграф 1, буква а) от Регламента относно марката на Общността допуска притежателят на марката да направи изменения на регистрираната марка, когато тази марка се използва за търговски цели. Съгласно тази разпоредба измененията са допустими, доколкото не променят отличителния характер на марката. Следователно целта на разпоредбата е да даде възможност на притежателя да се приспособи по-добре към изискванията за маркетинг и реклама на съответните стоки и услуги. В този контекст Съдът е приел, че регистрирана марка се смята за реално използвана „при представяне на доказателства за използването на марката в леко различна форма от тази, в която е била регистрирана“(33).
75. Казано по-общо, въпросът дали формата, в която се използва марката, по същество е еквивалентна на формата, в която е била регистрирана, изисква цялостна оценка на еквивалентността.
76. Въпреки това съдебната практика не дава ясни насоки как да се прецени дали използването на марката в съкратена форма променя отличителния характер на регистрираната марка. Съдебната практика разглежда най-вече малко по-различни конфигурации, свързани по-специално с добавянето на нови, концептуално различаващи се елементи, към регистрираната марка (или използването на марката в изменена форма). В този контекст Общият съд обикновено приема, че констатацията за изменение на отличителния характер на регистрираната марка изисква да се анализира отличителният и доминиращ характер на добавените елементи въз основа на присъщите за всеки един от тези елементи качества и на съответната позиция на различните елементи в конфигурацията на марката(34).
77. Настоящата жалба повдига въпроса дали това важи и в случаите, когато някои елементи са пропуснати.
78. Според мен отговорът на този въпрос зависи от конкретните обстоятелства във всеки отделен случай.
79. Да приемем, че Cactus е регистрирало фигуративна марка, съставена от два елемента: фигуративен елемент, изобразяващ роза, и словен елемент „Cactus“. Да приемем също така, че при употребата на фигуративната марка в търговската си дейност Cactus е използвало само фигуративния елемент, изобразяващ роза. При тези обстоятелства, за да се определи въздействието на пропуска върху отличителния характер на марката, така както тя е регистрирана, ще трябва да се прецени отличителният и доминиращ характер на пропуснатия елемент. Това по същество се дължи на концептуалното несъответствие между фигуративния елемент и словния елемент, които съставляват регистрираната марка. Действително в такава ситуация пропускането на един от елементите може да повлияе на отличителния характер(35).
80. В настоящия случай положението е различно. Фигуративният елемент (стилизиран кактус) и словният елемент („Cactus“) се отнасят до едно и също понятие. Макар да се съмнявам дали е правилно да се каже, че логото и словният елемент имат еднакво семантично съдържание, както е направил Общият съд, това не променя факта, че пропуснатият елемент е концептуално еквивалентен на използвания фигуративен елемент.
81. Въпреки че не е изразил намерението си да извърши цялостна оценка на еквивалентността, според мен е явно, че Общият съд е направил това в спорната точка от обжалваното съдебно решение. Действително той сравнява марката, както е използвана (стилизиран кактус), с марката, както е регистрирана (стилизиран кактус и словния елемент). Именно тази цялостна оценка на еквивалентността му позволява да направи извода, че двете марки по същество са еквивалентни. Както посочва Cactus, доколкото въпросните елементи са концептуално еквивалентни, отличителният характер на словния елемент „Cactus“ не може да бъде различен от този на фигуративния елемент на марката. В такъв случай самостоятелното разглеждане на отличителния характер на пропуснатия словен елемент би било излишно.
82. Следователно Общият съд правилно е приел, че самостоятелното използване на стилизирания кактус, без словния елемент „Cactus“, не променя отличителния характер на по-ранната фигуративна марка. Затова считам, че второто основание за обжалване следва да се отхвърли отчасти поради недопустимост и отчасти по същество.
VI. Заключение
83. В контекста на гореизложените съображения предлагам на Съда да отхвърли жалбата и да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.