Rechtssache T718/16

Mad Dogg Athletics, Inc.

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum

„Unionsmarke – Verfallsverfahren – Unionswortmarke SPINNING – Erklärung des teilweisen Verfalls – Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)“

Leitsätze – Urteil des Gerichts (Neunte Kammer) vom 8. November 2018

1.      Unionsmarke – Verzicht, Verfall und Nichtigkeit – Verfallsgründe – Marke, die infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr geworden ist – Wirkung des Verfalls

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und b und 55 Abs. 1)

2.      Unionsmarke – Beschwerdeverfahren – Beschwerde gegen eine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Amtes – Prüfung durch die Beschwerdekammer – Umfang – Tatsachen und Beweismittel zur Stützung des Widerspruchs, die nicht fristgerecht beigebracht worden sind – Berücksichtigung – Ermessen der Beschwerdekammer – Zusätzliche oder ergänzende Beweise

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 51 Abs. 1 und 76 Abs. 2)

3.      Unionsmarke – Verzicht, Verfall und Nichtigkeit – Verfallsgründe – Marke, die infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr geworden ist – Ziel

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 51 Abs. 1 Buchst. b)

4.      Unionsmarke – Verzicht, Verfall und Nichtigkeit – Verfallsgründe – Marke, die infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr geworden ist – Beurteilung nach der Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 51 Abs. 1 Buchst. b)

5.      Unionsmarke – Verzicht, Verfall und Nichtigkeit – Verfallsgründe – Marke, die infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr geworden ist – Wortmarke SPINNING

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 51 Abs. 1 Buchst. b)

1.      Wird eine Unionsmarke für verfallen erklärt, so gilt dieser Verfall ab dem Zeitpunkt der Antragstellung auf Verfallserklärung oder auf Antrag einer Partei ab einem früheren Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist.

Dagegen hat der Unionsgesetzgeber nicht vorgesehen, dass die Wirkungen des Verfalls von einem späteren Zeitpunkt als dem der Antragstellung auf Verfallserklärung an eintreten können.

Bereits aus dem Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke geht hervor, dass die Entscheidung über den Verfall auf einen der in Art. 51 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Verfallsgründe gestützt sein muss, der spätestens zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Verfallserklärung bestanden hat. Folglich ergibt sich aus dieser Bestimmung entgegen der Auffassung der Klägerin, dass das Bestehen des Verfallsgrundes nach Maßgabe des spätestens zu diesem Zeitpunkt existierenden tatsächlichen und rechtlichen Kontexts zu beurteilen ist.

Zu Art. 12 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104 über die Marken und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009, deren Wortlaut identisch ist, ist bereits entschieden worden, dass in Bezug auf den Verfall einer Marke wegen fehlender ernsthafter Benutzung nur Umstände zu berücksichtigen sind, die vor der Antragstellung auf Verfallserklärung liegen, unbeschadet allerdings gegebenenfalls der Berücksichtigung nach der Antragstellung auf Verfallserklärung liegender Umstände, die es erlauben können, die Tragweite der Benutzung der Marke innerhalb des einschlägigen Zeitraums sowie die tatsächlichen Absichten des Inhabers innerhalb dieses Zeitraums zu bestätigen oder besser zu beurteilen.

Diese Rechtsprechung, die den Verfall einer Marke wegen deren fehlender ernsthafter Benutzung betrifft, kann im Rahmen der Prüfung eines Antrags auf Erklärung des Verfalls einer Marke, der mit der Begründung gestellt wurde, dass diese im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden sei, sinngemäß angewandt werden. Diese Lösung ist deshalb zwingend, weil die in Art. 55 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellte Regel gilt, ohne hinsichtlich der in Art. 51 Abs. 1 derselben Verordnung genannten Verfallsgründe zu unterscheiden

(vgl. Rn. 15-19)

2.      Die Berücksichtigung von Beweismitteln, die nicht innerhalb der vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) gesetzten Frist, sondern in einem späteren Verfahrensabschnitt vorgelegt wurden, ist gemäß Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke nur in Ergänzung zu den innerhalb dieser Frist vorgelegten Beweismitteln möglich. Diese Bestimmung lässt somit zwar die Berücksichtigung verspäteter, aber ergänzender Beweismittel zu, gestattet es der Beschwerdekammer jedoch nicht, ihr Ermessen auf neue Beweismittel zu erstrecken.

Die Anwendung dieser Rechtsprechung, die unter bestimmten Voraussetzungen verspätet vorgelegte Beweismittel zulässt, darf jedoch nicht zu einem Verstoß gegen den Wortlaut und die praktische Wirksamkeit von Art. 55 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 führen. Verspätet vorgelegte Beweismittel, insbesondere wenn sie sich auf nach der Antragstellung auf Verfallserklärung liegende Tatsachen beziehen, können daher nur berücksichtigt werden, wenn sie es erlauben können, vor dem Zeitpunkt der Antragstellung auf Verfallserklärung liegende oder zu diesem Zeitpunkt herrschende Umstände zu bestätigen oder besser zu beurteilen.

(vgl. Rn. 26, 27)

3.      Der Schutz einer Marke auf europäischer Ebene impliziert im Gegenzug, dass ihr Inhaber ausreichend wachsam ist, um seine Rechte zu verteidigen und in der gesamten Union durchzusetzen. Eine Marke ist daher für verfallen zu erklären, wenn sie infolge der Untätigkeit ihres Inhabers auch nur in einem begrenzten Teil des Unionsgebiets zu einer gebräuchlichen Bezeichnung wird.

Diese Verfallserklärung ermöglicht es also anderen Wirtschaftsteilnehmern, das eingetragene Zeichen frei zu verwenden. Sie verfolgt damit das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die zur gebräuchlichen Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen geworden sind, für die eine Marke eingetragen worden ist, verfügbar sein sollen und von allen frei sollen verwendet werden können. Mit Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke wird also das Ziel verfolgt, die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von deren Herkunftsfunktion zu gewährleisten und zu verhindern, dass Gattungsbezeichnungen aufgrund ihrer Eintragung als Marke auf Dauer einem einzigen Unternehmen vorbehalten bleiben.

(vgl. Rn. 38, 39)

4.      Nach der Rechtsprechung ist die Frage, ob eine Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen wurde, geworden ist, nicht nur im Hinblick auf die Wahrnehmung der Verbraucher oder Endabnehmer zu beurteilen, sondern nach Maßgabe der Merkmale des betreffenden Marktes auch unter Berücksichtigung der Wahrnehmung der Gewerbetreibenden wie der Verkäufer. Jedoch spielt im Allgemeinen die Wahrnehmung der Verbraucher oder Endabnehmer eine entscheidende Rolle. Somit ist in einem Fall, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die betreffende Marke aus der Sicht der Endabnehmer ihre Unterscheidungskraft verloren hat, dieser Verlust geeignet, den Verfall der Rechte des Markeninhabers zu bewirken. Der Umstand, dass sich die Verkäufer der Existenz der Marke und der Herkunft, auf die diese hinweist, bewusst sind, vermag für sich allein einen solchen Verfall nicht auszuschließen.

Nach dieser Rechtsprechung sind die maßgebenden Verkehrskreise, auf deren Sicht bei der Beurteilung abzustellen ist, ob die angegriffene Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, unter Berücksichtigung der Merkmale des Marktes für diese Ware oder Dienstleistung zu definieren.

(vgl. Rn. 53, 54)

5.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 59-65)