Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat - Austria) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH / Pfahnl Backmittel GmbH

(Causa C-409/12)1

(Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) – Decadenza – Marchio divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato – Percezione del segno denominativo “KORNSPITZ” da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall’altro – Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Convenuta: Pfahnl Backmittel GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Oberster Patent- und Markensenat - Interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25) - Motivi di decadenza - Marchio denominativo registrato divenuto per i consumatori la generica denominazione del prodotto in oggetto a causa della mancanza di informazioni in merito all’esistenza del marchio da parte degli intermediari - Inesistenza di designazioni alternative per descrivere il prodotto in oggetto - Inerzia del titolare del marchio

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, il titolare di un marchio si espone al rischio di decadenza di tale marchio relativamente ad un prodotto per cui esso è registrato quando, per il fatto dell’attività o inattività di tale titolare, il citato marchio è divenuto la generica denominazione di detto prodotto dal punto di vista dei soli utilizzatori finali dello stesso.

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che è possibile qualificare alla stregua di «inattività» ai sensi di tale disposizione la circostanza che il titolare di un marchio si astenga dall’incitare i venditori ad utilizzare maggiormente detto marchio per commercializzare un prodotto per cui il citato marchio è registrato.

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che la pronuncia della decadenza di un marchio non presuppone che si accerti se, per un prodotto di cui detto marchio è divenuto la generica denominazione commerciale, esistano altre designazioni.

____________

1 GU C 399 del 22.12.2012.